施耐德

无效宣告请求裁定书

商评字[2023]第0000205435号

   

　　申请人：施耐德电气（中国）有限公司　　委托代理人：北京金杜知识产权代理有限公司　　被申请人：佛山施耐德建材有限公司　　委托代理人：上海国狮律师事务所　　
　　申请人于2022年02月07日对第9820816号“施耐德”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：
　　一、争议商标与国际注册第715395号“Schneider Electric”商标（第11类）、国际注册第715396号“Schneider Electric及图”商标（第11类）、第4168152号“施耐德”商标（以下称引证商标一至三）构成类似商品上的近似商标。
　　二、施耐德集团是全球电气行业的领导者，“Schneider Electric及图”商标是施耐德集团的核心商标，“施耐德电气”商标是其对应中文商标，经过使用和宣传已在中国电气及相关行业享有盛誉。申请人请求认定国际注册第715396号“Schneider Electric及图”商标（第9类）、第1493717号“施耐德电气”商标（以下称引证商标四、五）为第9类电气商品上的驰名商标。争议商标的注册构成对引证商标四、五的恶意摹仿和翻译。
　　三、争议商标的注册侵犯了申请人的在先字号权。
　　四、争议商标的注册构成对申请人及其关联公司在先使用并具有一定影响商标的抢注。
　　五、被申请人申请注册争议商标易误导和欺骗消费者，该行为违反了诚实信用原则，构成不正当竞争，造成不良影响。
　　综上，申请人依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第四条、第七条、第十条第一款第（七）项、第十条第一款第（八）项、第十三条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款的规定，宣告争议商标无效。
　　申请人提交了以下主要证据（光盘）：
　　1、申请人工商信息、施耐德集团中国分公司营业执照；
　　2、“Schneider Electric及图”、“施耐德”系列商标信息及相关许可合同备案通知、授权书；
　　3、标有“Schneider Electric及图”及“施耐德电气”商标的产品目录及照片、施耐德母公司及中国分支机构办公地点照片；
　　4、申请人分销协议、合作协议、实验室照片、销售数据、发票、完税证明等资料；
　　5、申请人宣传材料及媒体报道；
　　6、行业协会证明、施耐德电气及其关联公司所获荣誉、质量认证证书；
　　7、行政处罚决定书、判决书、认驰批复及决定书、著名商标证书、行政决定书及裁定文书；
　　8、SCHNEIDER ELECTRIC SE授权申请人在中国行使相关权利的授权书公证认证件；
　　9、被申请人企业信息、商标信息、官网截图及公证书。
　　被申请人答辩的主要理由：争议商标与诸引证商标未构成使用在类似商品上的近似商标。申请人提交的证据不足以证明其引证商标在争议商标申请日前已经使用并具有一定影响，争议商标的使用不会造成消费者混淆误认。在申请人提起无效宣告申请前，争议商标已注册满五年，本案不再适用《商标法》第三十条、第三十二条的规定。申请人提供的证据不足以证明其引证商标达到驰名状态，争议商标未侵犯申请人驰名商标权。申请人没有证据证明被申请人具有主观恶意，争议商标的注册不构成不正当竞争，未违反《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第（七）项及第（八）项、第四十四条第一款的规定。申请人无效宣告申请理由不能成立，请求维持争议商标的注册。
　　针对被申请人答辩理由，申请人质证坚持其无效宣告申请理由，认为被申请人答辩理由不成立，请求宣告争议商标无效。
　　申请人提交了判决书、异议决定书、购买产品公证书、申请人相关产品宣传手册和官网介绍、电商平台上被申请人生产浴霸和开关产品（光盘）作为补充证据。
　　经审理查明：
　　1、争议商标由成都市雅美佳贸易有限公司于2011年8月8日提出注册申请，2012年10月7日获准注册，指定使用在第11类澡盆等商品上。2014年3月6日，争议商标经核准转让至佛山施耐德建材有限公司即本案被申请人名下，现为有效注册商标。
　　2、引证商标一至五在争议商标申请日前获准注册或领土延伸保护至中国，引证商标一至三核定使用在第11类供水以及卫生设备装置、车辆照明设备等商品上，引证商标四、五核定使用在第9类电开关等商品上。截至本案审理时，上述诸引证商标均为施耐德电气欧洲股份公司（SCHNEIDER ELECTRIC SE）名下有效注册商标。
　　3、2015年10月1日，施耐德电气欧洲股份公司（SCHNEIDER ELECTRIC SE）出具授权委托书，声明施耐德电气（中国）有限公司即本案申请人为其子公司，其授权申请人在中国针对一切侵犯和未经授权使用其商标的行为行使相关权利。
　　4、申请人曾于2018年8月15日对争议商标提起无效宣告，其主要理由为，争议商标的注册违反了2013年《商标法》第四条、第七条、第九条、第十条第一款第（七）项、第十条第一款第（八）项、第十三条（引证商标四）、第三十条、第三十二条（商号权）、第四十四条第一款的规定。2019年10月，我局在商评字[2019]第0000256089号《施耐德无效宣告请求裁定书》中认定申请人上述各项主张均不成立，争议商标予以维持。申请人不服上述裁定，向北京市知识产权法院提起诉讼，2020年10月，北京市知识产权法院判决驳回申请人的诉讼请求。
　　以上事实有相关商标档案、裁定书、判决书及申请人提交的证据在案佐证。
　　我局认为，鉴于争议商标获准注册日早于2014年5月1日，根据法不溯及既往的原则，本案的实体问题应适用2001年《商标法》，相关程序问题适用现行《商标法》。
　　《商标法实施条例》第六十二条规定“商标评审委员会对商标评审申请已经作出裁定或者决定的，任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请”。由我局查明的事实4可知，申请人关于争议商标是否违反《商标法》第七条、第十条第一款第（七）项、第十条第一款第（八）项、第十三条（引证商标四）、第三十条、第三十二条（商号权）、第四十四条第一款，我局已经作出过裁定，且该裁定已发生法律效力，在无相关新证据的情况下，依据一事不再理的审理标准，我局对于申请人上述主张不再审理。
　　本案中，申请人提出了部分新理由：争议商标的注册构成对引证商标五的恶意摹仿和翻译。争议商标的注册构成对申请人及其关联公司在先使用并具有一定影响商标的抢注。争议商标的注册具有恶意。争议商标的注册违反了《商标法》第四条、第十三条、第三十二条的规定。针对申请人提出的新理由及在案证据，本案审理如下：
　　一、现行《商标法》第四十五条第一款规定，已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。具体到本案，争议商标于2012年10月7日获准注册，至2022年2月7日本案申请人提出无效宣告申请时，已超过五年。因此，申请人关于争议商标违反了现行《商标法》第三十二条规定的理由已超过法定期间，我局依法予以驳回。其次，现行《商标法》第四十五条第一款所指“恶意”是指系争商标注册申请人在申请注册商标之时明知或应知他人已为相关公众所熟知的商标而出于不正当竞争、牟取非法利益之目的进行申请注册的主观状态，而本案申请人并未提交证据证明争议商标系恶意注册。故申请人主张适用现行《商标法》第十三条的规定宣告争议商标无效的请求我局予以驳回。
　　二、现行《商标法》第四条中“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”的规定为新增加的条款，根据法不溯及既往的原则，申请人关于争议商标的注册违反了该条款的主张，我局不予支持。
　　综上，申请人无效宣告理由不成立。
　　依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以维持。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
　　

合议组成员:吴立辉
徐杭
付泽宇

2023年07月17日

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