关于第53863892号“啄士鳥ZHUOSHIBIRD”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2023]第0000233948号

   

　　

申请人：杭州啄木鸟鞋业有限公司

　　

委托代理人：北京世纪鼎力国际知识产权代理有限公司

　　被

申请人：周琮

　　
　　申请人于2022年11月07日对第53863892号“啄士鳥ZHUOSHIBIRD”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：
　　一、申请人的“啄木鸟”品牌在争议商标申请日前已具有一定知名度，争议商标与申请人在先注册的第7423702号“ZHUOMUNIAO”商标（以下称引证商标一）、第1525486号“啄木鸟”商标（以下称引证商标二）、第1469206号“TUCANO”商标（以下称引证商标三）、第831628号“啄木鸟”商标（以下称引证商标四）、第1533307号“啄木鸟”商标（以下称引证商标五）、第1673423号图形商标（以下称引证商标六）构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。
　　二、争议商标的注册损害申请人的在先字号权。争议商标构成对申请人在先使用的“啄木鸟”商标的恶意抢注。
　　三、除争议商标外，被申请人大量囤积和抄袭他人知名商标，并无使用意图，具有主观恶意，扰乱了商标注册秩序，违反了诚实信用原则，构成以其他不正当手段取得注册之情形，将产生不良影响。
　　综上，申请人请求依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第四条、第七条、第九条、第十条第一款第（八）项、第三十条、第三十二条及第四十四条第一款的相关规定，对争议商标予以无效宣告。
　　申请人提交了以下主要证据（电子版）：
　　1、申请人的广告合同；
　　2、2000年申请人的新品发布会；
　　3、申请人产品质检报告；
　　4、申请人公司、专柜及门店的图片等材料；
　　5、市场中恶意模仿申请人产品及商标的侵权事件相关报道及查处等材料；
　　6、被申请人商标注册情况等。
　　我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回，我局通过《商标公告》进行了公告送达，被申请人在规定期限内未予答辩。
　　经审理查明：
　　1、争议商标由被申请人于2021年2月25日申请注册，经异议程序后，于2022年8月14日获准注册，核定使用在第25类“服装；成品衣；内衣；婴儿全套衣；防水服；鞋（脚上的穿着物）；袜；帽；手套（服装）；腰带”十项商品上。
　　2、引证商标一至六在争议商标申请日之前获准注册，均核定使用在第25类“服装”等商品上，截止本案审理时，为申请人所有的有效注册商标。
　　3、经查：截止本案审理时，除争议商标外，被申请人在多个类别上共申请注册92件商标，多件商标与国际知名品牌近似，其中包括“GCCUJ”“GUGO&CL”、“古格茨GUGECI”、“波世大佬BOOSDALAO”、“帕波瑞BRARBORUY”、“邦迪蒙口BANDIMONCR”、“GCIUI”、“麦蒂凯文MADDIE MK KEVEN”、“MERICKS KUVR MK”、“CANAINER”、“罗雷威 LOULEIWE”、“CNIENHL”等商标。
　　以上事实有相关商标档案及我局查询记录在案佐证。
　　我局认为，《商标法》第七条、第九条系总则性条款，其立法精神已体现在《商标法》的具体条款中，我局将依据《商标法》的相关规定对本案予以审理。根据当事人的理由、事实和请求，我局将本案的焦点问题审理如下：
　　一、争议商标的显著识别认读汉字“啄士鳥”与引证商标一“ZHUOMUNIAO”、引证商标二、四、五的显著识别认读汉字“啄木鸟”在呼叫发音、文字构成上相近，应判为近似商标。争议商标指定使用的“服装；成品衣；内衣；婴儿全套衣；防水服；鞋（脚上的穿着物）；帽；手套（服装）；腰带”九项商品与引证商标一、二、四、五核定使用的“服装；鞋”等商品属于同一种或类似商品。争议商标指定使用的“袜”商品与引证商标一、二、四、五核定使用的“服装；鞋”等商品在功能用途、销售渠道、销售场所等方面具有密切的关联性。若争议商标与引证商标一、二、四、五并存于市场，易使相关公众产生混淆误认。因此，争议商标与引证商标一、二、四、五已构成《商标法》第三十条所指情形。另，争议商标与引证商标三、六在整体外观、呼叫等方面存在差异，不构成近似商标，未构成《商标法》第三十条所指情形。
　　二、申请人称争议商标的注册损害申请人的在先商号权，本案中争议商标与申请人公司商号文字构成尚有差异，尚不足以认定争议商标的注册易导致相关公众将之与申请人商号相混淆，故申请人关于争议商标的注册损害其在先商号权的主张，我局不予支持。《商标法》第三十二条“申请商标注册……不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定保护的是在系争商标申请注册前已在同一种或类似商品上使用并具有一定影响的未注册商标。鉴于我局已依据《商标法》第三十条的规定对争议商标的注册予以无效宣告，故本案不再适用《商标法》第三十二条的上述规定进行审理。
　　三、申请人关于争议商标的注册违反了《商标法》第四条的主张，因缺乏事实依据，我局不予支持。《商标法》第十条第一款第（八）项主要禁止的是有可能对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的商标注册，本案争议商标不属于此类情形。
　　四、本案中，根据我局审理查明第3项可知，除争议商标外，被申请人在多个类别上共申请注册92件商标，多件商标与国际知名品牌近似，其中包括“GCCUJ”“GUGO&CL”、“古格茨GUGECI”、“波世大佬BOOSDALAO”、“帕波瑞BRARBORUY”、“邦迪蒙口BANDIMONCR”、“GCIUI”、“麦蒂凯文MADDIE MK KEVEN”、“MERICKS KUVR MK”、“CANAINER”、“罗雷威 LOULEIWE”、“CNIENHL”等商标，明显具有抄袭摹仿他人知名品牌的主观意图且超出其自身的合理使用范围。本案中被申请人既未提供证据证明其有使用商标的真实意图，也未能提供其商标的合理出处，作为一名自然人，其名下多件商标与国际知名商标近似，可见其注册行为难谓正当。被申请人的上述不正当注册行为不仅会导致相关公众对商品的来源产生混淆误认，而且扰乱了正常的商标注册、使用和管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序，有违诚实信用基本原则。因此，争议商标的注册已构成《商标法》第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”所指情形。
　　此外，申请人主张争议商标的注册违反了《商标法》第四条的规定，因缺乏事实依据，我局不予支持。
　　综上，申请人无效宣告理由部分成立。
　　依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第四十四条第一款、第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:王鹏
张红霞
卓慧

2023年08月18日

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