关于第49119087号“maiesta”商标

不予注册复审决定书

商评字[2023]第0000249652号

   

　　

申请人：陈伟新

　　

委托代理人：河北雄安尚信联合知识产权代理有限公司

　　原异议人：株式会社牧田
　　

委托代理人：北京旭知行知识产权代理有限公司

　　
　　申请人不服我局(2022)商标异字第0000091710号不予注册决定，于2022年11月25日向我局申请复审。我局予以受理，现已审理终结。
　　原异议人主要异议理由：原异议人是世界知名电动工具生产商，“makita”是原异议人英文字号，也是原异议最重要的产品商标，由原异议人独创并最早使用，经过多年的大量使用和宣传，已具有极高知名度。被异议商标与原异议人在先注册的第182625号“makita”商标（以下称引证商标一）、第1269500号“makita”商标（以下称引证商标二）、第1581698号“makita”商标（以下称引证商标三）、第7409789号“makita”商标（以下称引证商标四）、第11748069号“makita”商标（以下称引证商标五）构成类似商品上的近似商标。“makita”构成著作权所保护的美术作品，申请人申请注册被异议商标的行为侵犯了原异议人对“makita”作品所享有的在先著作权。申请人具有刻意复制摹仿他人具有较高知名度商标的主观恶意，其申请注册被异议商标的行为不具备正当性，并有损于公平竞争的市场秩序，产生不良社会影响。综上，依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第七条、第十条第一款第（七）项和第（八）项、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款的规定，请求不予核准被异议商标注册。
　　原异议人向我局提交了以下主要证据（以光盘形式）：1、原异议人公司简介、历史概况及销售额等；2、原异议人及商标知名度证据；3、“makita”商标注册情况；4、店铺及分公司分布情况；5、服务中心及经营网点分布情况等；6、会计报表及审计报告；7、销售情况；8、行业排名证据；9、广告宣传情况；10、产品目录、宣传册；11、媒体报道、宣传等；12、参展情况；13、所获荣誉奖项；14、售后服务及调查问卷情况；15、市场份额情况、相关报告；16、相关在先异议、异议复审裁定书；17、针对假冒原异议人品牌产品的行政处罚情况等；18、著作权登记证书；19、申请人相关企业登记信息及申请商标信息等。
　　不予注册决定认为：被异议商标为“maiesta”指定使用于第7类“农业机械；包装机械；电焊机；清洗设备；发电机”等商品上。原异议人引证在先注册的引证商标一至五等商标核定使用于第7类“真空吸尘器；电流发电机”等商品上。被异议商标指定使用商品与原异议人引证商标核定使用商品在功能用途、销售渠道等方面相近，属于类似商品。双方商标在字母构成、设计风格及视觉效果等方面接近，若并存使用在类似商品上，易使相关公众对商品来源产生误认，因此双方商标已构成使用于类似商品上的近似商标。依据《商标法》第三十条、第三十五条规定，决定被异议商标不予注册。
　　申请人复审的主要理由：被异议商标与引证商标存在较大差异，不构成近似商标。被异议商标的申请注册并未采取任何欺骗手段，也并非是不以使用为目的的恶意注册。被异议商标经过申请人的长期推广和使用，已经在相关公众中具有一定知名度。综上，依据《商标法》第三十五条的规定，请求核准被异议商标的注册。
　　原异议人向我局提交的主要意见及证据材料与其前述异议阶段提交的申请理由及证据基本一致，不再赘述。
　　经复审查明：1、被异议商标由申请人于2020年8月21日提出注册申请，指定使用在第7类“农业机械；包装机械；电焊机；清洗设备；发电机；锯条（机器部件）；泵（机器）；阀（机器部件）；圆锯片（机器零件）；电动刀”商品上。被异议商标初步审定并公告后，原异议人向我局提起异议申请。
　　2、引证商标一至五均由原异议人于被异议商标申请日前提出注册申请并取得注册，分别核定使用在第7类电流发电机等商品上，现均为有效注册商标。
　　以上事实由商标档案在案佐证。
　　我局认为，《商标法》第七条为原则性条款，其具体内容已体现在《商标法》的相关实体条款中，我局将依据《商标法》的相关实体条款审理本案。根据当事人提出的理由及主张，本案的焦点问题可归纳为：
　　一、被异议商标与引证商标一至五是否构成《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。被异议商标英文“maiesta”与引证商标一至五的英文“makita”在字母构成、呼叫及视觉印象等方面相近，构成近似商标。被异议商标指定使用的发电机等商品与引证商标一至五分别核定使用的电流发电机等商品属于同一种或类似商品。且根据原异议人提交的在案证据，其“makita”商标在电动工具相关商品上已具有一定知名度。被异议商标与引证商标一至五若在同一种或类似商品上共存于市场，易导致消费者对商品的来源产生误认。被异议商标与引证商标一至五构成《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。
　　二、被异议商标的申请注册是否损害了原异议人的在先商号权、著作权，以及是否构成以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标，从而违反了《商标法》第三十二条的相关规定。首先，被异议商标英文“meikuta”与原异议人英文商号未构成相同或基本相同的程度，且原异议人提交的证据不足以证明其英文商号在中国相关公众中已具有一定知名度。故本案不足以认定被异议商标的申请注册容易导致相关公众与原异议人商号产生联系，进而对原异议人的商号权造成损害。故被异议商标的申请注册未构成《商标法》第三十二条所指的“损害他人现有的在先权利”之情形。另，被异议商标英文“maiesta”与原异议人主张著作权的“makita”标识未构成著作权法意义上的实质性近似，故被异议商标未构成损害原异议人所主张的在先著作权之情形。此外，《商标法》第三十二条关于申请商标注册“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之规定保护的对象是在先使用并有一定影响的未注册商标。本案中，鉴于原异议人在同一种或类似商品上已有在先注册引证商标一至五，且我局已通过《商标法》第三十条给予原异议人在先商标保护，因此本案不适用该项规定。
　　另，被异议商标本身并非带有欺骗性，容易使相关公众对商品的质量等特点或者产地产生误认，被异议商标的注册申请未违反《商标法》第十条第一款第（七）项的规定。《商标法》第十条第一款第（八）项所指的不良影响主要是指因商标标识本身文字、图形或其他构成要素违反公序良俗而产生不良影响，由于本案被异议商标并不属于该条款所指情形，因此原异议人该项理由亦不成立。
　　此外，鉴于我局已依据《商标法》第三十条规定对原异议人商标予以保护，故本案不再对被异议商标的注册申请是否属于《商标法》第四十四条第一款中所禁止情形予以置评。
　　依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第三十五条第三款、第三十六条的规定，我局决定如下：
　　被异议商标在复审商品上不予核准注册。
　　申请人如不服本决定，可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:尤宏岩
刘浩
牛三毛

2023年08月31日

信息标签：maiesta 商标 陈伟新