关于第28932986号“托福健康”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2023]第0000224432号

   

　　

申请人：美国教育考试服务中心

　　

委托代理人：陈韵云知识产权代理（北京）有限公司

　　被

申请人：重庆托福健康管理有限公司

　　

委托代理人：北京首捷国际知识产权代理有限公司

　　
　　申请人于2022年6月14日对第28932986号“托福健康”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：申请人为世界最大的私立教育考试机构，申请人“TOEFL”、“托福”商标经长期使用在世界范围内已享有极高知名度，申请人请求认定其注册使用在第41类“发展、管理英语语言能力测试”等服务上的第771160号“TOEFL”商标（以下称引证商标一）以及在第41类“语言技能和语言学习的考试服务、提供教育考试和教育评价服务”等服务上的第1129840号“TOEFL”商标（以下称引证商标二）为驰名商标，并给予扩大保护。争议商标构成对申请人驰名商标的摹仿，将会误导公众，淡化申请人驰名商标显著性并损害申请人驰名商标合法权益。争议商标与申请人第25442731号“托福”商标、第25442730号“TOEFL”商标（以下称引证商标三、四）在第35类服务上构成使用在类似服务上的近似商标。被申请人申请注册争议商标具有明显恶意，违反诚实信用原则，争议商标的注册具有欺骗性及不正当性，损害公平竞争的市场秩序，扰乱商标注册管理秩序。综上，申请人请求依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第七条、第十条第一款第（七）项、第十三条第三款、第三十条、第四十四条第一款、第四十五条第一款的规定，对争议商标在第35、44类服务上予以无效宣告。
　　申请人提交了以下主要证据：
　　1、申请人商标使用证据；2、关于申请人及其商标的介绍、报道证据；3、申请人商标注册证据；4、在先案件及相关裁定、决定、判决；5、其他相关证据。
　　被申请人答辩的主要理由：争议商标与申请人商标未构成近似，其注册使用不会引起消费者混淆误认，并未侵害申请人任何权益。争议商标与引证商标未构成类似服务上的近似商标。争议商标系被申请人独创，有其独特的创意来源及含义，不构成对申请人商标的摹仿，未违反《商标法》第十三条的规定。被申请人注册使用争议商标过程中遵守诚实信用原则，并未使用欺骗或不正当手段，争议商标未违反《商标法》第七条、第四条、第四十四条的规定。争议商标具有显著性，不具有欺骗性，经使用已具有知名度并与被申请人建立唯一对应关系。综上，被申请人请求对争议商标的注册予以维持。
　　被申请人提交了以下主要证据：
　　1、被申请人商标使用证据。
　　针对被申请人的答辩，申请人所发表的意见与其申请理由基本相同。
　　经审理查明：
　　1、争议商标由被申请人于2018年1月26日申请注册，于2020年7月28日获准注册，核定使用在第9类计算机软件（已录制）等商品、第35类“人事管理咨询”服务、第44类“医疗诊所服务、理疗、医疗护理、健康咨询、园艺”服务上。鉴于申请人明确表示仅请求对争议商标在第35、44类服务上予以无效宣告，故本案审理范围仅限于上述两个类别的服务项目。
　　2、引证商标一、二的申请时间、注册时间均早于争议商标申请日；引证商标三、四的申请时间早于争议商标申请日，初步审定时间和注册时间均晚于争议商标申请日。引证商标一、二分别核定使用在第41类管理英语语言能力测试服务、考试评分、教育、语言技能和语言学习的考试服务等服务上，引证商标三、四分别核定使用在第35类广告、工商管理辅助、会计、人事管理咨询等服务上。截至本案审理时，上述引证商标均为申请人名下的有效注册商标。
　　3、我局在商评字[2019]第0000264931号等多个无效宣告案件中认定，引证商标一、二在争议商标申请日前在“发展管理英语语言能力测试；关于语言熟练程序、语言技能和语言学习的考试服务”上已为相关公众所熟知，并适用《商标法》第十三条予以保护。
　　以上事实有当事人提交的证据及相关商标档案在案佐证。
　　申请人请求所依据的《商标法》第七条系原则性规定，相关内容已体现在《商标法》的具体条款中，我局将按照当事人具体理由及在案证据依据《商标法》的具体条款进行审理，对上述规定不再另行评述。
　　经合议组评议，我局认为：
　　一、根据查明事实2，申请人关于争议商标在第35类服务上与引证商标三、四构成使用在类似服务上的近似商标之理由应适用《商标法》第三十一条的规定予以审理，具体评述如下：
　　争议商标指定使用的第35类人事管理咨询服务与引证商标三核定使用的全部服务不属于类似服务。因此，争议商标在第35类服务上与引证商标三未构成《商标法》第三十一条所指使用在类似服务上的近似商标。
　　争议商标指定使用的第35类人事管理咨询服务与引证商标四核定使用的人事管理咨询服务属于同一种服务。申请人提交的证据可以证明其“TOEFL”、“托福”商标在中国相关公众中已形成稳定的对应关系，争议商标中的显著识别文字“托福”与引证商标四“TOEFL”对应中文“托福”相同，争议商标与引证商标四共存于上述同一种服务上易使相关公众对服务来源产生混淆误认。因此，争议商标在第35类服务上与引证商标四已构成《商标法》第三十一条所指情形。被申请人提交的在案证据尚不足以证明争议商标经使用具有知名度并且足以与上述引证商标相区分。
　　二、申请人请求认定其引证商标一、二为驰名商标，并主张争议商标构成对其驰名商标的摹仿，违反《商标法》第十三条的规定。首先，鉴于争议商标在第35类服务上已构成《商标法》第三十条一所指情形，故在该类服务上无需适用《商标法》第十三条第三款的规定再行审理。其次，关于争议商标在第44类服务上的注册是否违反《商标法》第十三条第三款的规定，我局认为，根据查明事实3可知，在争议商标申请日前，引证商标一、二在“发展管理英语语言能力测试；关于语言熟练程序、语言技能和语言学习的考试服务”上曾多次依据《商标法》第十三条获得保护；结合申请人所提交在案证据，可以认定在争议商标申请日前，引证商标一、二经过长期使用在“发展管理英语语言能力测试；关于语言熟练程序、语言技能和语言学习的考试服务”上已为相关公众所熟知。申请人的“TOEFL”、“托福”商标具有较强的独创性，争议商标中的显著识别文字“托福”与引证商标一“TOEFL”、引证商标二“托福”在文字构成、呼叫等方面相近，已经构成对引证商标一、二的复制、摹仿、翻译。争议商标注册使用在第44类指定服务上，容易使相关公众误认为其所标示的服务来源于申请人，或者与申请人存在某种关联关系，从而致使申请人的利益可能受到损害。因此，争议商标在第44类服务上的注册违反了《商标法》第十三条第三款的规定。
　　三、《商标法》第十条第一款第（七）项“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或产地产生误认”之规定系指商标标识本身带有欺骗性，易造成产地、质量等特点的误认，不宜作为商标使用。本案中，申请人所述争议商标的注册使用易导致的误认则仍指向不同主体相对权利冲突所导致的服务来源误认，不属于上述规定的调整范围，且争议商标本身并不属于上述规定所指情形。因此，申请人该项理由我局不予支持。
　　四、申请人还主张争议商标的注册违反《商标法》第四十四条第一款的规定，但鉴于本案争议商标已构成《商标法》第三十一条、第十三条第三款所指情形，故我局对于申请人该部分理由不再予以评述。
　　综上，申请人无效宣告理由部分成立。
　　依照《中华人民共和国商标法》第十三条第三款、第三十一条、第四十四条第三款、第四十五条第一款和第二款、第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标在第35、44类服务上予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
　　

合议组成员:吴彤
胡笳琳
袁靖涵

2023年08月08日

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