大明五零四DAMINGWULINGSI及图

无效宣告请求裁定书

商评字[2023]第0000240082号

   

　　申请人：甘肃金城五零四食品有限公司　　委托代理人：苏州中细软知识产权运营有限公司　　被申请人：兰州天淇乐冷冻食品有限公司　　委托代理人：中部智谷有限公司　　
　　申请人于2022年06月24日对第40367549号“大明五零四DAMINGWULINGSI及图”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：一、争议商标与申请人第29704234号“金城五零四”商标（以下称引证商标一）、第36652783号“金城五零四”商标（以下称引证商标二）构成类似商品上的近似商标。在以往关联案件中，已经认定被申请人申请注册的含“五零四”文字商标与申请人在先“金城五零四”商标构成近似标识。二、申请人为“金城五零四”品牌的原创者及在先使用者，“金城五零四”整体具有较高的独创性和显著性，被申请人与申请人属于同地区同行业从业者，且双方曾存在业务往来关系，被申请人明确知晓申请人在先注册使用品牌的存在，在此情况下申请注册与之构成高度近似的商标，主观恶意明显。且其多次抄袭、模仿、假冒行为足以证明被申请人申请争议商标时的主观恶意程度，争议商标的注册使用违反了《商标法》第十五条第二款的规定。三、被申请人一贯具有抄袭、模仿申请人在先知名商标的故意，不仅如此，在被申请人与申请人关于“金城五零四”品牌授权合作之时，被申请人还申请注册与之文字构成完全相同的商标，其主观恶意行为极为明显，其注册行为违反了《商标法》第四条、第四十四条及诚实信用原则之规定。四、争议商标是对他人在先使用商标的恶意模仿，争议商标的注册使用极易造成消费者的混淆误认，产生不良社会影响。申请人请求依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第四条、第七条第一款、第九条第一款、第十条第一款第（七）、（八）项、第十五条第二款、第三十条、第四十四条第一款、第四十五条第一款、《反不正当竞争法》等有关规定，宣告争议商标的注册无效。
　　申请人提交了以下主要证据（复印件）：1、“金城五零四”品牌产品部分销售发票以及电视媒体、抖音平台的宣传推广情况；2、被申请人第40384425号“一品五零四”商标、第40609758号“九五零四”商标不予核准注册的决定；3、申请人与被申请人股东及监事的转账交易记录、关于举报12315和解协议、兰州市城关区人民法院受理案件通知书、兰州市城关区人民法院传票、双方关于“金城五零四”品牌签署的代加工协议、终止转让协议、兰州市市场监督管理局对被申请人的行政处罚通告等。
　　被申请人答辩的主要理由：1、本案争议商标与申请人名下引证商标的文字组成、整体呼叫等区别显著，相关公众施以一般注意力可以轻易将两者区别开来，不会产生混淆或误认。申请人曾对本案争议商标提出无效宣告申请，经审理认定，该商标与申请人名下“金城五零四”商标不构成近似，进而对争议商标维持注册，本案情况与之完全相同，因此，依据相同审查原则，本案争议商标亦应依法予以维持注册。2、《商标法》第十五条第二款规定的保护对象是未注册商标，但本案申请人名下是已注册商标，因此，不属于本条款保护对象。争议商标“大明五零四”与引证商标“金城五零四”不构成近似，不符合本条款要求的要件。本案申请人与被申请人经过平等协商，申请人自愿将“金城五零四”商标无偿转让给被申请人，换取在兰州市场的代理销售权限。双方签订《注册商标转让协议》，并向商标局提交了商标转让申请。而后申请人严重违背诚实信用原则，在被申请人投入大量资金准备前期工作的情况下，擅自注销转让的商标，给被申请人造成严重损失，并且还对被申请人正常使用行为进行投诉，申请人的行径严重背离法律和公序良俗，本案争议商标的注册和使用没有违反《商标法》第十五条第二款的规定。3、从证据关于举报12315和解协议可知，被申请人有权继续使用“金城五零四”商标，因此，被申请人申请注册“金城五零四”商标是符合情理的。被申请人与申请人之间的商标转让合同纠纷于2019年9月4日才作撤诉处理，在此之前，“金城五零四”商标本该依法受让至被申请人名下，因此，被申请人重新申请注册“金城五零四”、“一品五零四”、“大明五零四”等商标亦在情理之中，被申请人并不具有恶意，争议商标的注册和使用不违反《商标法》第四条和第四十四条第一款规定。被申请人请求维持争议商标的注册。
　　被申请人提交了以下主要证据（复印件）：1、商评字[2021]第0000114624号商标无效宣告请求裁定书；2、被申请人使用“大明五零四”商标的部分证据资料；3、被申请人与申请人签订的注册商标转让协议；4、“金城五零四”商标转让受理通知书；5、关于甘肃金城五零四食品有限公司申请注销“金城五零四”商标的异议；6、关于举报12315和解协议；7、甘肃省兰州市城关区人民法院民事裁定书；8、被申请人使用“大明五零四”商标的产品的发票和检测报告等。
　　我局将被申请人的答辩材料寄送申请人，申请人主要质证意见为：早于争议商标申请日前，被申请人便明确知晓申请人在先“金城五零四”商标的存在，申请人作为“金城五零四”商标专用权人及合法使用者，其委托对方加工生产事宜以及投诉、起诉行为完全是基于对“金城五零四”品牌的常规使用及积极维权，并无任何背信弃义的行为。被申请人在答辩理由书中强调“经过平等协商，申请人自愿将“金城五零四”商标无偿转让给被申请人”纯属无稽之谈，于情于理均不符合。被申请人提供的双方签署的《注册商标转让协议》完全是企业员工在申请人毫不知情的情况下擅自而为，在申请人发现后便予以及时纠正，随后才会有注销、举报以及中止转让等情况的发生。申请人与被申请人之间的商业纠纷均已得到良好的处理，这完全不能掩盖争议商标从根源上对申请人在先注册主营品牌的恶意模仿。另，申请人其他质证意见与申请理由基本一致。
　　申请人向我局提交了以下主要证据（光盘）：金城五零四雪糕产品实物图、户外销售实景及指定期间的质检报告；金城五零四系列雪糕产品销售发票；申请人签署的关于“金城五零四”文创雪糕产品的合作协议、发票以及产品实物照等。
　　经审理查明：
　　1、争议商标由被申请人于2019年8月15日提出注册申请，于2020年4月28日核定使用在第30类“冰淇淋；冰棍；食用冰；糕点；蜂蜜；调味品；茶饮料；以谷物为主的零食小吃；谷类制品；米糕”商品上，有效期限至2030年4月27日。
　　2、在争议商标申请注册之前，引证商标一、二核定使用在第30类“冰淇淋；糕点；调味品；米糕；糖”等商品上，目前引证商标一为有效注册商标。引证商标二部分商品在商标撤三决定中被撤销，现处于撤销复审审理程序中，该商标权利状态不确定。以上引证商标专用权现均属申请人所有。
　　3、本案申请人曾于2020年06月17日对争议商标提出无效宣告申请，主张争议商标与申请人在先注册的引证商标一、第36652783号“金城五零四”商标构成使用在相同或类似商品上的近似商标，并援引《商标法》第三十条、第三十二条、第四十五条、《民法总则》和《反不正当竞争法》的相关规定请求对争议商标予以无效宣告。我局于2021年4月28日作出（2021）第0000114624号《大明五零四DAMINGWULINGSI及图无效宣告请求裁定书》，争议商标予以维持。该裁定现已生效。
　　以上事实有商标档案及申请人提供证据在案佐证。
　　我局认为，《反不正当竞争法》有关规定的精神已体现在现行《商标法》中，而现行《商标法》第七条和第九条属于原则性条款，故本案将依据现行《商标法》的具体条款进行审理。依据当事人的评审请求和在案证据，本案审理如下：
　　一、关于本案的审理范围，依据《中华人民共和国商标法实施条例》第六十二条“申请人撤回商标评审申请的，不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。商标评审委员会对商标评审申请已作出裁定或者决定的，任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。”基于此以及我局审理查明可知，本案申请人于2020年06月17日以争议商标违反了《商标法》第三十条、第三十二条、第四十五条、《民法总则》和《反不正当竞争法》规定，请求对争议商标予以无效宣告，我局已针对申请人上述理由及事实做出了（2021）第0000114624号无效宣告裁定对争议商标维持注册，上述裁定已生效。（1）本案中，申请人再次提出争议商标与申请人引证商标一构成使用在相同或类似商品上的近似商标的理由，属于以相同的事实和理由再次提出评审申请，故我局对已经审理过的证据及理由在本案中适用一事不再理原则，不再重复审理。（2）申请人认为争议商标与引证商标二构成使用在类似商品上的近似商标违反《商标法》第三十一条，属于新的理由，我局依法对此进行审理。（3）申请人认为争议商标的注册违反了《商标法》第四条、第十条第一款第（七）、（八）项、第十五条第二款、第四十四条第一款的规定，属于新的理由，我局依法对此进行审理。
　　二、争议商标与引证商标二在构成要素、文字构成、呼叫、含义以及整体视觉效果等方面存在一定区别，未构成近似商标。加之，被申请人向我局提交了其对争议商标进行宣传使用的证据，且并无已导致消费者对商品来源产生混淆、误认的充分证据。综上，争议商标与引证商标二不构成《商标法》第三十一条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。
　　三、争议商标的申请注册是否违反了《商标法》第十五条第二款的规定。争议商标与申请人主张在先使用的“金城五零四”商标未构成近似商标，故申请人称争议商标的注册违反了《商标法》第十五条第二款规定的主张，我局不予支持。
　　四、本案尚无证据认定争议商标本身使用在核定商品上易使相关公众对商品的质量等特点或者产地产生错误的认识，亦或作为商标用在指定商品上有害于社会主义道德风尚或产生其他不良社会影响的效果，即争议商标未违反《商标法》第十条第一款第（七）项、第（八）项的规定。申请人提交的证据也不能证明争议商标申请注册之时存在欺骗商标行政主管机关或者其他不正当手段的情形。因此，申请人依据《商标法》第四十四条第一款的规定请求宣告争议商标的注册无效的主张缺乏事实依据，我局不予支持。
　　申请人其他主张缺乏事实和证据佐证，我局不予支持。
　　综上，申请人无效宣告理由不成立。
　　依照《中华人民共和国商标法》第四十五条第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以维持。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:张苏明
刘中博
张 颖

2023年08月18日

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