Hi-whip！及图

不予注册复审决定书

商评字[2023]第0000219256号

   

　　申请人：江苏摩萨压力容器有限公司（变更前名义：铁蛋金属科技(江苏)有限公司）　　委托代理人：河南欧凯知识产权代理有限公司　　原异议人：联合品牌产品设计开发营销公司
　　委托代理人：北京市君合律师事务所　　
　　申请人不服我局(2022)商标异字第0000096493号不予注册决定，于2022年09月16日向我局申请复审。我局予以受理，现已审理终结。
　　原异议人主要异议理由：被异议商标与原异议人的国际注册第1074626号“WHIP-IT”商标、第31483095号“whip-it!及图”商标、第31483093号“whip-it!及图”商标、第48807755号“whip-it!”商标、第21673758号“whip-it”商标（以下称引证商标一至五）构成关联或类似商品上的相同商标。被异议商标侵犯了原异议人的在先著作权，属于抢注原异议人在先使用并有一定影响的商标。申请人作为与原异议人处于同一行业的业内人士，明知原异议人及其品牌，仍通过不正当的手段大规模、批量抢注原异议人以及其他主体的商标，具有明显攀附原异议人的主观恶意，违反了诚实信用原则，是以不正当手段注册的结果，该等注册会损害商标注册秩序和公平竞争的市场秩序。综上，原异议人请求依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第七条、第十条第一款第（八）项、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款等规定，宣告争议商标无效。
　　原异议人向我局提交了以下主要证据：
　　1、原异议人的官方网站关于原异议人及其业务的相关介绍及其中文简译；
　　2、原异议人的官方网站关于原异议人产品的相关介绍及其中文简译；
　　3、原异议人的官方网站关于原异议人具体产品的截图；
　　4、原异议人产品官方产品手册及详细介绍页；
　　5、原异议人产品官方产品详细介绍页面；
　　6、原异议人在韩国、英国、新西兰获得“WHIP - IT”商标的商标注册的证明；
　　7、原异议人带有申请商标的产品包装设计图及实际产品包装图片；
　　8、原异议人在广告和海报上使用 WHIP - IT 商标的图片；
　　9、原异议人在网页中以及宣传条幅中使用 WHIP - IT 商标的图片；
　　10、原异议人在其邮件广告中使用 WHIP - IT 商标的图片；
　　11、原异议人在如 U 盘、背包、拎包等周边产品上使用 WHIP - IT 商标的图片；
　　12、原异议人及参加2016年 Champs 展会上拍摄的带申请商标的展会宣传册、展台和展区的照片；
　　13、原异议人参加2018年 NRA 展会上拍摄的带有原异议人申请商标的展会宣传册、展台和展区的照片；
　　14、原异议人参加其他展会上拍摄的带有原异议人申请商标的展会宣传册、展台和展区的照片；
　　15、原异议人与中国企业进行商业往来产生的商业票据；
　　16、“淘宝网”原异议人“WHIP - IT”品牌产品的销售网页；
　　17、“京东网”原异议人“WHIP - IT”品牌产品的销售网页；
　　18、“亚马逊中国网站”原异议人“WHIP - IT”品牌产品的销售网页；
　　19、网络媒体关于“WHIP - IT”产品的介绍；
　　20、商标网所公示的引证商标的商标信息档案；
　　21、世界知识产权组织( WIPO )在线商标数据库公示的原异议人“WHIP - IT”注册商标的信息档案；
　　22、申请人所申请注册商标列表、抢注品牌的简介；
　　23、申请人及其关联公司的企业信用信息档案；
　　24、申请人销售产品的公证书；
　　25、在先案例等。
　　申请人在异议阶段未在规定期限内作出答辩。
　　不予注册决定认为，被异议商标“HI-WHIP！及图”指定使用商品为第1类“液体二氧化碳；工业用固态气体；一氧化二氮”等。原异议人引证在先注册第48807755号“WHIP-IT!”、第21673758号“WHIP-IT”商标，核定使用商品为第21类“非电咖啡壶；家用或厨房用容器；家用器皿”等。被异议商标与原异议人上述引证商标指定使用商品功能用途、生产销售渠道不同，不属于类似商品，因此未构成类似商品上的近似商标。原异议人引证在先经国际注册并领土延伸至中国受保护的第1074626号“WHIP-IT”商标、在先注册第31483095号、第31483093号“WHIP-IT!及图”商标，核定使用商品为第1类“一氧化二氮；氮；液体二氧化碳”等。被异议商标指定使用的“氦；氢；液体二氧化碳；工业用固态气体；一氧化二氮”商品与原异议人引证商标核定使用商品在功能用途、生产销售渠道等方面相近，已构成类似商品。被异议商标与原异议人引证商标在字母组合、整体外观上近似，已构成近似商标。因此，被异议商标使用在上述类似商品上，与原异议人引证商标构成了类似商品上的近似商标，易造成相关公众混淆误认。被异议商标申请使用的其他商品与原异议人引证商标指定商品功能用途有一定区别，不属于类似商品，被异议商标使用在非类似商品上可以起到区别商品来源的作用，一般不会造成相关公众混淆误认。被异议商标不属于《商标法》第十条第一款第（八）项所指标志。原异议人称申请人违反诚实信用原则恶意抄袭、摹仿、抢注其引证商标，以及被异议商标的申请注册侵犯其在先著作权缺乏必要的事实依据，我局不予支持。依据《商标法》第三十条、第三十五条及《商标法实施条例》第二十八条规定，我局决定：被异议商标在“氦；氢；液体二氧化碳；工业用固态气体；一氧化二氮”商品上不予注册，在其余商品上准予注册。
　　申请人复审的主要理由：申请人由于自身企业发展需要，将原企业名称更名为“江苏摩萨压力容器有限公司”。被异议商标是申请人独创的，整体含义与“WHIP”可以区分。被异议商标是申请人根据自身公司发展所需独创而成，具有独特的内涵以及极强的可识别性，与原异议人的引证商标在整体外观、呼叫、整体含义等方面差异明显，被异议商标与引证商标地域差异明显，面临不同的消费市场以及消费群体，不会导致消费者对商品的来源产生混淆和误认，不构成近似商标。申请人对被异议商标具有真实的使用意图，且引证商标并未进行积极使用，仅仅因为在先存在就阻碍被异议商标的注册。被异议商标经申请人长期使用使得显著特征更加突出，不会造成消费者混淆与误认。经查，已有在先包含了字母“WHIP”的商标获得注册。综上，请求对被异议商标予以核准注册。
　　申请人向我局提交了以下主要证据：网站截图等。
　　原异议人向我局提交了以下意见：被异议商标与原异议人在先的引证商标一至五构成关联或类似商品上的近似商标。被异议商标侵犯了原异议人的在先著作权，并属于抢先申请注册与原异议人在先使用商标近似的被异议商标。申请人作为与原异议人处于同一行业的业内人士，明知原异议人及其品牌，仍通过不正当的手段大规模、批量抢注原异议人及其他主体的商标，此外，申请人还在实际商业活动中实施侵权行为，具有明显攀附原异议人的主观恶意，违反了诚实信用原则，并造成了极为恶劣的影响，是以不正当手段注册的结果，该等注册会损害商标注册秩序和公平竞争的市场秩序。综上，请求对被异议商标不予核准注册。
　　原异议人向我局提交的证据与其异议阶段提交的证据基本一致。
　　经复审查明：1、被异议商标由铁蛋金属科技(江苏)有限公司于2021年5月6日在第1类一氧化二氮等商品上提出注册申请，被初步审定并公告后，被原异议人提出异议，经审理被异议商标在“氦；氢；液体二氧化碳；工业用固态气体；一氧化二氮”商品上不予注册，本案申请人不服，向我局提出复审申请。被异议人经我局核准名义变更为“江苏摩萨压力容器有限公司”，即本案申请人。
　　2、引证商标一至三、五在被异议商标申请日前提出注册申请并获得在中国的领土延伸保护或获准注册，引证商标四在被异议商标申请日前提出注册申请，但在后获准注册，引证商标一至三核定使用在第1类用作搅打奶油用搅打罐的一氧化二氮筒、一氧化二氮等商品上，引证商标四、五核定使用在第21类非电咖啡壶等商品上，现均处于专用权期限内，且均为本案原异议人所有。
　　以上事实由相关商标档案予以佐证。
　　《商标法》第七条为总则性条款，其具体内容在《商标法》的具体规定中有所体现，因此，根据当事人陈述的内容、提交的证据以及我局查明事实，我局对本案焦点问题归纳并审理如下：
　　一、被异议商标与引证商标一至五是否构成使用于同一种或类似商品上的近似商标。对此，我局认为：鉴于引证商标一至三、五在被异议商标申请日前提出注册申请并获得在中国的领土延伸保护或获准注册，引证商标四在被异议商标申请日前提出注册申请，但在后获准注册，故我局适用《商标法》第三十条、第三十一条予以审理。被异议商标核定使用的商品与引证商标四、五核定使用的商品在功能、用途等方面差异较大，不属于同一种或类似商品。故被异议商标与引证商标四、五未构成《商标法》第三十条、第三十一条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。被异议商标“Hi-whip！及图”与引证商标一“WHIP-IT”、引证商标二“whip-it!及图”、引证商标三“whip-it!及图”在字母组成、整体外观等方面相近，已构成近似商标。被异议商标指定使用的一氧化二氮等商品与引证商标一至三核定使用的一氧化二氮等商品在功能用途、销售渠道等方面相近，属于同一种或类似商品。双方商标并存使用在上述同一种或类似商品上，易导致消费者对商品来源产生混淆误认。因此，被异议商标与引证商标一至三已构成《商标法》第三十条所指使用于同一种或类似商品上的近似商标。另，申请人提交的证据不足以证明被异议商标经使用可与引证商标一至三相区分。商标授权确权案件审理具有个案性，原异议人所述其他商标取得注册的情形不是准予本案被异议商标核准注册的当然依据。
　　二、被异议商标的申请注册是否侵犯了原异议人的在先著作权。我局认为，本案中，原异议人提交的在案证据不足以证明其已经创作完成或公开发表该美术作品；且被异议商标与原异议人主张的作品未构成《著作权法》上的实质性近似，故原异议人关于被异议商标的申请注册侵犯其在先著作权的主张我局不予支持。
　　《商标法》第三十二条“申请商标注册……不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定保护的是在被异议商标申请注册前已在相同或类似商品上使用并具有一定影响的未注册商标。鉴于原异议人已在被异议商标核定使用商品相同或类似商品上注册了引证商标一至三，且我局已适用《商标法》第三十条判定双方商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，故本案不适用《商标法》第三十二条上述规定。
　　三、被异议商标的申请注册是否违反了《商标法》第十条第一款第（八）项之规定。对此，我局认为：《商标法》第十条第一款第（八）项所指的“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的标志主要是指对社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响的标志。本案被异议商标本身并没有对中国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响，因此被异议商标未构成《商标法》第十条第一款第（八）项所指情形。
　　四、鉴于我局已通过《商标法》第三十条对原异议人商标权利予以保护，故本案中对原异议人主张的《商标法》第四十四条第一款不再评述。
　　原异议人所述其他理由因无充分事实证据及法律依据，我局不予支持。
　　综上，申请人所提复审理由不成立。
　　依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第三十五条第三款、第三十六条的规定，我局决定如下：
　　被异议商标在“氦；氢；液体二氧化碳；工业用固态气体；一氧化二氮”复审商品上不予核准注册。
　　申请人如不服本决定，可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
　　

合议组成员:侯明洋
尤丽丽
贾玉竹

2023年07月31日

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