关于第42717849号“SK•TO”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2023]第0000214201号

   

　　

申请人：宝洁公司

　　

委托代理人：贝克麦坚时知识产权代理（北京）有限公司

　　被

申请人：深圳市和记通电子有限公司

　　

委托代理人：北京朗瑞嘉铭知识产权代理有限公司

　　
　　申请人于2022年07月28日对第42717849号“SK•TO”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：一、争议商标与申请人第677248号“SK-II”商标、第7704539号“SK-II”商标（以下称引证商标一、二）构成使用在相同或类似商品上的近似商标。二、申请人引证商标一在争议商标申请日前，已被认定为“化妆品、非药物护肤品和护肤剂”商品上的驰名商标。争议商标系对申请人驰名商标的摹仿，其注册使用不仅会误导公众，且会淡化申请人驰名商标的显著性，损害申请人合法权益。三、争议商标具有欺骗性，其注册和使用将导致消费者的混淆、误认。被申请人注册争议商标的行为违反了诚实信用原则，且具有抄袭他人知名商标的一贯恶意，扰乱了商标注册管理秩序。被申请人在34个商品/服务类别上申请注册了300余件商标，远超经营范围和实际经营能力的需要，属于“不以使用为目的”的恶意注册。综上，申请人请求依据《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第（七）项、第十三条第三款、第三十条、第四十四条第一款、第四十五条第一款等相关规定，宣告争议商标的注册无效。
　　申请人提交了以下主要证据（光盘形式）：1、2009-2020年财富世界500强排行榜；2、相关媒体对申请人历史的介绍及所获荣誉的新闻报道；3、申请人官方网站对“SK-II”及“PITERA”品牌简介；4、多家中文网站、报刊、杂志等媒介对申请人及其“SK-II”护肤产品的报道和介绍；5、“SK-II”产品在全国各大中城市的销售专柜列表；6、部分“SK-II”商标的注册信息资料；7、部分“SK-II”产品包装；8、国图检索报告；9、在先案例裁定、工商处罚决定等。
　　被申请人答辩的主要理由：争议商标经使用和推广，已在行业内和相关消费者群体中享有极高的知名度和影响力，并与被申请人建立了唯一对应关联。争议商标与引证商标一、二不构成类似商品上的近似商标，共存不会造成消费者混淆误认。申请人提交的证据材料不足以证明其商标经长期使用已具有较高知名度。争议商标的注册未构成以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响商标的情形，未违反诚实信用原则，亦无申请人所述之恶意。在第11类商品上存在诸多类似情况的商标共存注册使用。请求维持争议商标的注册。
　　被申请人提交了以下主要证据（光盘）：购销合同、广告发布合同、发票等。
　　申请人向我局提交了质证意见，坚持其无效宣告理由。
　　申请人随质证意见向我局提交了以下证据（光盘）：10、被申请人名下商标售卖信息等。
　　经审理查明：
　　1、争议商标由被申请人于2019年11月29日提出注册申请，于2020年8月14日获准注册并公告，核定使用在第11类“灯”等商品上，现为有效注册商标。
　　2、申请人引证商标一、二的申请、注册日期均早于争议商标的申请日期，核定使用在第3类各种化妆品等商品上，现为有效的在先注册商标。
　　3、在北京市一中院作出的（2014）一中知行初字第6820号行政判决书中确认引证商标一在护肤品类商品上为相关公众所熟知。
　　在第14917045号“SK-II”商标无效宣告案件中，申请人引证商标一在第3类“各种化妆品；非药物护肤品和护肤剂”商品上依据《商标法》第十三条受到保护。
　　我局认为，《商标法》第七条属于总则性规定，本案将根据申请人的具体评审理由适用相应的实体条款予以审理。
　　一、争议商标核定使用的灯等全部商品与引证商标一、二核定使用的各种化妆品等商品不属于同一种或类似商品，未构成《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。
　　二、本案中，根据申请人提交的在案证据及我局查明的事实3可知，在争议商标申请日前，申请人引证商标一经过长期的宣传使用，在“各种化妆品；非药物护肤品和护肤剂”商品上已为相关公众所熟知。争议商标“SK•TO”与申请人具有较强独创性的引证商标一“SK-II”在字母构成、呼叫上相近，已构成对引证商标一的摹仿。争议商标指定使用在灯等商品上，易使相关公众将争议商标与申请人商标相联系，从而可能对申请人商标的商誉等合法权益造成损害或淡化申请人商标的显著性。因此，争议商标的注册违反了《商标法》第十三条第三款之规定。
　　三、申请人提交的证据不足以证明争议商标的注册使用具有欺骗性，且该商标注册使用不易使公众对商品的来源等特点产生误认。故争议商标未违反《商标法》第十条第一款第（七）项之规定。
　　四、在依据《商标法》第十三条第三款能够予以救济的情况下，我局不再适用《商标法》第四十四条第一款予以规制。
　　申请人请求依据《商标法》第四条的规定宣告争议商标注册无效的主张缺乏充分的事实依据，我局不予支持。
　　另，申请人其他理由缺乏事实依据，我局不予认可。
　　综上，申请人无效宣告理由部分成立。
　　依照《商标法》第十三条第三款、第四十五条第一款、第二款、第四十四条第三款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
　　

合议组成员:张会
安蕾
高源

2023年07月25日

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