关于第29815339号“鼠小弟SHUXIDI”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2023]第0000240997号

   

　　

申请人：株式会社白杨社

　　

委托代理人：北京市隆安律师事务所

　　被

申请人：广东家洛尼厨卫有限公司

　　

委托代理人：广东中天知识产权代理有限公司

　　
　　申请人于2022年06月09日对第29815339号“鼠小弟SHUXIDI”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：一、争议商标损害了申请人的在先著作权。二、申请人通过在先使用和宣传“鼠小弟”标志，具有一定影响，被申请人是以不正当手段抢注，违反了《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第三十二条“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。三、被申请人在第11、20、35类上申请注册了“图形”、“SHUXIDI鼠小弟”商标，有明显的抢注和攀附恶意。四、争议商标极易误导消费者，使消费者认为商品来源与申请人“鼠小弟”绘本有特定联系，误认为是联名产品，违反了《商标法》第十条第一款第（七）项的规定。五、被申请人违反诚实信用原则，以不正当手段取得注册。综上所述，根据《商标法》第七条、第十条第一款第（七）项、第三十二条、第四十四条第一款等规定，争议商标应当予以宣告无效。
　　申请人提交了以下主要证据（光盘）：
　　1、出版协议、作品使用授权合同和补充协议，申请人与其子公司签订的作品二次利用合同；
　　2、北京蒲蒲兰文化发展有限公司企业信息；
　　3、《可爱的鼠小弟》系列绘本2016-2018年在中国的销售量；
　　4、百度百科、各大网站关于《可爱的鼠小弟》的宣传报道；
　　5、京东、当当等网站上关于《可爱的鼠小弟》系列绘本的销售情况，喜马拉雅等网站上关于《可爱的鼠小弟》的有声书阅读收听情况。
　　被申请人答辩的主要理由：一、争议商标是被申请人独创文字商标，并未侵犯申请人的任何在先权利。二、争议商标并未违反《商标法》第三十二条的规定。综上，申请人无效宣告理由属于缺乏事实，被申请人请求维持争议商标的注册。
　　被申请人提交了以下主要证据（复印件）：争议商标产品使用照片、许可合同、电视台广告合同、销售发票；
　　我局将被申请人的答辩理由及证据交换至申请人，申请人提出的质证意见与无效宣告理由基本一致。
　　经审理查明：争议商标由被申请人于2018年3月26日申请注册，于2019年5月28日获准注册，核定使用在第11类浴室装置；淋浴器；盥洗盆（卫生设备部件）；坐便器；淋浴隔间；小便池（卫生设施）商品上，专用权期限至2029年5月27日。
　　以上事实有商标档案在案佐证。
　　我局认为，鉴于本案争议商标在2019年11月1日《商标法》修改条款实施前已核准注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》，相关程序问题适用2019年《商标法》。申请人请求依据的《商标法》第七条相关规定的内容已体现在2013年《商标法》具体条款之中，我局将根据当事人的理由、事实和请求，适用相应的2013年《商标法》条款予以审理。据此，本案的焦点问题可归纳为：
　　一、争议商标的注册是否构成2013年《商标法》第三十二条规定之情形。
　　本条规定的在先权利，是指在系争商标申请注册日之前已经取得的除商标权以外的其他权利，包括商号权、著作权等。本案申请人主张争议商标的注册损害其在先著作权，但申请人主张的“鼠小弟”作品为普通印刷字体，独创性较低，未达到美术作品要求的独创性，不属于《著作权法》意义上受保护的作品，且争议商标与申请人主张作品未构成实质性近似，故关于申请人称争议商标的注册损害其在先著作权之主张缺乏事实依据，我局不予支持。
　　本案中，申请人提交的证据尚不足以证明，在争议商标申请注册日前，其在争议商标核定使用的淋浴器等商品或与之相类似商品上，在先使用与争议商标相同或近似的商标并具有一定影响力。故争议商标的注册未构成2013年《商标法》第三十二条“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。
　　二、争议商标的注册是否违反2013年《商标法》第十条第一款第（七）项之规定。
　　本条规定的欺骗性标志是指标志本身或其构成要素具有欺骗性，容易使相关公众对商品的质量等特点或者产地产生错误的认识，误导消费者。本案中，争议商标文字本身不易使相关公众对商品的质量或产地产生误认。故，争议商标的注册未违反2013年《商标法》第十条第一款第（七）项之规定。
　　三、争议商标的注册是否违反2013年《商标法》第四十四条第一款“以欺骗手段或者其他不正当手段”取得商标注册之规定。
　　2013年《商标法》第四十四条第一款规定的“以欺骗或者其他不正当手段取得注册”主要是指，系争商标注册人在申请注册商标的时候，采取了向商标行政主管机关虚构或者隐瞒事实真相、提交伪造的申请书件或者其他证据文件，以骗取商标注册行为；或者以欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的情形。本案中，申请人提交的证据不能证明争议商标的申请注册存在上述情形，故争议商标的注册未违反2013年《商标法》第四十四条第一款的规定。
　　申请人所提其它理由缺乏事实依据，我局不予支持。
　　综上，申请人无效宣告理由不成立。
　　依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以维持。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:陈思
孙昕
侯林

2023年08月24日

信息标签：鼠小弟SHUXIDI 商标 株式会社白杨社