关于第20423352号“蕉下”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2023]第0000229986号

   

　　

申请人：减字控股有限公司

　　

委托代理人：北京品源知识产权代理有限公司

　　被

申请人：绍兴黑菠萝科技有限公司

　　

委托代理人：河北宜嘉知识产权代理有限公司

　　
　　申请人于2022年7月4日对第20423352号“蕉下”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：争议商标原注册人、被申请人的全部商标系对申请人商标的摹仿和复制，攀附和混淆的恶意明显，其行为构成“以其他不正当手段”申请注册商标的行为，严重扰乱了商标注册秩序。第15110024号“蕉下”商标（以下称引证商标一）已经在伞商品上达到了事实上的驰名商标，争议商标是对申请人驰名商标的摹仿，其注册及使用极易造成相关公众的混淆误认，致使申请人的合法权益受到损害。争议商标具有欺骗性，其注册及使用会混淆商品或服务来源，进而造成不良的社会影响。被申请人和争议商标原注册人的内地经营者均位于有名的伞城浙江省绍兴市上虞区崧厦镇，被申请人理应知晓申请人在先知名的伞类品牌“蕉下”，被申请人显然属于一贯模仿者，恶意明显。综上，请求依据2013年《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第四条、第七条、第十条第一款第（七）项及第（八）项、第十三条第三款、第四十四条第一款、第四十五条第一款的规定，请求宣告争议商标无效。
　　申请人提交了以下主要证据（光盘形式）：1、蕉下品牌介绍；2、蕉下线上商城、线下店铺；3、产品检验报告；4、2016-2020年度审计报告之业务收入（节选）；5、2015-2022年品牌榜单证据；6、2020年度618电商节榜单；7、赵露思代言广告；8、2016-2020年度审计报告之广告费用（节选）；9、2015年-2020年网络媒体对“蕉下”伞的报道；10、淘宝平台投诉记录；11、商标行政案件决定书；12、诉讼案件、和解案件；13、2021年度广东省重点商标保护名录拟纳入名单；14、争议商标原注册人香港咸字控股有限公司股东内档、绍兴市上虞区崧厦镇利华伞厂等企业信息；15、在先裁定书及相关权利人侵权信息。
　　被申请人答辩的主要理由：争议商标的申请注册完全是善意的，并不存在任何恶意的行为。申请人首次在第21类上申请“蕉下”的时间晚于被申请人，争议商标的注册存在并不会侵犯申请人利益。争议商标为被申请人原创作品，与引证商标未构成同一种或类似商品上的近似商标。申请人于本案提交的证据不能证明其引证商标在争议商标申请日期前已具有一定的知名度。被申请人的行为遵循了诚实信用原则，没有扰乱社会主义市场经济秩序，亦无任何恶意行为。争议商标经过宣传使用已具有一定的知名度，并与被申请人建立了唯一的对应关系。请求维持争议商标注册。
　　被申请人提交了以下主要证据（光盘形式）：1、争议商标授权书；2、争议商标商品检测报告；3、产品图片和网上销售证据；4、争议商标产生的合作发票。
　　针对被申请人的答辩，申请人提出如下质证意见：申请人对被申请人提交证据的关联性、真实性、证明力等不认可。其余质证意见与申请人无效宣告申请理由基本一致。
　　经审理查明：1、争议商标由香港咸字控股有限公司于2016年6月24日提出注册申请，于2017年8月14日获准注册，核定使用在第21类水壶、杯、瓷器、水晶工艺品、饮水玻璃杯、饮用器皿、水桶、梳、牙刷、扫帚商品上，后于2019年11月6日经核准转让给绍兴黑菠萝科技有限公司，即本案被申请人所有，商标专用期自2017年8月14日起至2027年8月13日止。
　　2、申请人引证商标早于争议商标申请日期申请注册，核定使用在第18类毛皮、伞等商品上，目前为有效注册商标。
　　3、申请人曾于2018年4月2日针对争议商标提起过无效宣告申请，请求依据2013年《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第（八）项、第四十四条等规定，将争议商标予以宣告无效，后我局于2019年1月17日作出的商评字[2019]第14379号无效宣告请求裁定书将争议商标予以维持注册，至本案审理时，该裁定已发生法律效力。
　　以上事实有商标档案在案予以佐证。
　　我局认为，鉴于本案争议商标于2019年11月1日《商标法》修改决定实施前已获准注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》的有关规定。又因我局于2019年11月1日以后审理本案，故程序问题适用2019年《商标法》。申请人请求宣告争议商标无效援引的2013年《商标法》第七条为原则性条款，其实质内容已体现于2013年《商标法》相应实体条款中。我局将根据当事人的评审理由、提交的证据等情况适用2013年《商标法》相应的实体条款予以审理。
　　我局认为，《商标法实施条例》第六十二条规定“商标评审委员会对商标评审申请已经作出裁定或者决定的，任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请”。如经审理查明3所述，申请人曾依据2013年《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第（八）项、第四十四条等规定，对争议商标提出无效宣告申请，我局作出了维持争议商标注册的无效宣告请求裁定书，且该裁定书已依法生效。因此本案中，申请人再次依据2013年《商标法》第四条、第十条第一款第（八）项、第四十四条第一款的规定请求宣告争议商标无效之主张属于“一事不再理”的情形，我局对申请人上述主张予以驳回。本案应仅针对新的事实理由进行审理。具体而言，申请人请求依据2013年《商标法》第十条第一款第（七）项、第十三条第三款之规定请求宣告争议商标无效的主张属于“新的理由”，我局对上述主张应予审理。
　　关于申请人请求对其引证商标给予2013年《商标法》第十三条的保护，我局认为，本案中，申请人未就争议商标申请日前的合理期限内，其在“蕉下”商标核定使用商品上的销售范围、经济指标、广告范围、广告投入、市场排名等情况充分举证，故我局难以认定在争议商标申请注册之前申请人“蕉下”商标已在中国为相关公众普遍知晓并享有较高声誉，达到已为相关公众所熟知的程度。因此，申请人依据2013年《商标法》第十三条第三款请求无效宣告争议商标的理由，我局不予支持。
　　申请人提交的在案证据不足以证明争议商标使用在水壶、杯等商品上带有欺骗性，容易使相关公众对商品的质量等特点或者产地产生误认。因此，申请人关于争议商标的注册违反2013年《商标法》第十条第一款第（七）项禁止性规定之主张，缺乏充分的事实依据，我局不予支持。
　　依照2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以维持。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:梁朦朦
李钊
赵爽

2023年08月16日

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