TSMC台积电

无效宣告请求裁定书

商评字[2023]第0000225248号

   

　　申请人：台湾积体电路制造股份有限公司　　委托代理人：上海市方达（北京）律师事务所　　被申请人：陈刻涛　　
　　申请人于2022年06月08日对第49173611号“TSMC台积电”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：
　　1、申请人是全世界最大的专业集成电路制造服务公司，在该行业内具有首屈一指的行业地位和影响力。争议商标与第1767939号“TSMC”商标（以下称引证商标一）、第1738395号“台積電”商标（以下称引证商标二）、第1675966号“台積電”商标（以下称引证商标三）、第1691824号“台積電”商标（以下称引证商标四）、第1706125号“tsmc及图”商标（以下称引证商标五）、第4249089号“tsmc及图”商标（以下称引证商标六）、第4249091号“tsmc及图”商标（以下称引证商标七）、第1691884号“tsmc及图”商标（以下称引证商标八）已构成相同或类似商品与服务上的近似商标。
　　2、在争议商标申请日之前，申请人的“台积电”、“TSMC”商标通过大量、持续、广泛的宣传使用，已在中国获得极高的知名度，应被认定为驰名商标。争议商标系对“台积电”、“tsmc及图”驰名商标的复制、摹仿。
　　3、争议商标与申请人在先使用的“台积电”、“TSMC”中、英文企业名称简称完全相同，侵犯了申请人的在先字号权，且争议商标亦是对申请人在先使用并具有一定知名度商标的恶意抢注。
　　4、被申请人具有明显的主观恶意，违反了诚实信用原则。争议商标的注册属于严重扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源进行不不正当竞争的行为，易使相关公众对商品的质量、产地等特点产生误认，并造成不良社会影响。
　　综上，申请人请求依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第四条、第七条、第十条第一款第（七）、（八）项、第十三条第三款、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条的规定，宣告争议商标无效。
　　申请人提交了以下主要证据（U盘证据）：
　　1、有关台积电（TSMC）年报、百度百科介绍、官网介绍、媒体报道等；
　　2、有关台积电（TSMC）的荣誉情况、排名信息、市值及市场占有情况、媒体报道等；
　　3、有关台积电（TSMC）投资与营业额的年报、财务情况及报道等；
　　4、有关台积电（TSMC）员工介绍、全球业务介绍、客户相关资料等；
　　6、有关台积电（TSMC）的销售发票及提货记录、产品包装及图片；
　　7、有关台积电（中国）和台积电（南京）的相关资料、建筑外观、信纸、名片、媒体报道等；
　　8、台积电（中国）在中国的大陆的纳税情况；
　　9、有关台积电（TSMC）的招聘宣讲会、微信公众号、新闻等媒体宣传资料；
　　10、技术研讨会、年会、高峰论坛等各类年会及论坛会议的相关宣传报道、照片等；
　　11、有关台积电（TSMC）的网络检索、图书馆情况等；
　　12、台积创新馆的图片及媒体报道、慈善基金会资料、台积电文教基金会资料；
　　13、台积电（TSMC）在全球的商标注册证、专利情况；
　　14、台积电（TSMC）的周边产品的资料；
　　15、台积电（TSMC）在第21类商品上的使用资料；
　　16、相关行政决定及裁定等。
　　我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回，我局通过《商标公告》进行了公告送达，被申请人在规定期限内未予答辩。
　　经审理查明：
　　1、争议商标由被申请人于2020年8月24日提出注册申请，指定使用在第21类超声波驱虫器；保温瓶等商品上，获得初步审定后被本案申请人提出异议，2022年1月24日裁定申请人异议理由不成立，争议商标于2022年3月7日核准注册。
　　2、在争议商标申请日之前，引证商标一至八已获准注册，分别核定使用在第9类已录制的计算机程序(程序)；计算机软件(已录制)等商品、第40类定做材料装配（替他人）；半导体、晶片、集成电路的制造处理加工（替他人）等服务、第42类技术项目研究；计算机出租等服务上。至本案审理时，上述引证商标仍为申请人名下有效注册商标。
　　3、申请人提交的在案证据表明，申请人成立于1987年，是全球第一家专业积体电路制造服务企业，是中国最大的半导体设备和材料生产商，也是世界芯片的重要生产商。截止2017年，申请人市值超Intel成全球第一半导体企业，2018年，申请人已入选财富世界500强；2019年，申请人市值首次超越三星电子成为亚洲电子科技领域最具价值公司；申请人为华为、苹果、高通等全球知名的电子公司提供制造服务。
　　4、至本案审理时，被申请人共申请注册3件商标，分别为“台积电TSMC”、“TSMC”、“台积电”。
　　以上事实有商标档案及在案证据予以佐证。
　　我局认为，鉴于《商标法》第七条为总则性条款，其立法精神已体现在《商标法》的具体条款中，我局将根据当事人的评审理由、提交的证据适用《商标法》的相应具体条款予以审理。
　　1、争议商标指定使用的第21类超声波驱虫器；保温瓶等商品与引证商标一至八分别核定使用的第9类已录制的计算机程序(程序)；计算机软件(已录制)等商品、第40类定做材料装配（替他人）；半导体、晶片、集成电路的制造处理加工（替他人）等服务、第42类技术项目研究；计算机出租等服务不属于同一种或类似商品与服务，故争议商标与引证商标一至八未构成《商标法》第三十条所指情形。
　　2、申请人在本案中提交的证据虽能证明其“台积电TSMC”商标在争议商标申请日前已具有较高知名度，但争议商标指定使用的超声波驱虫器；保温瓶等商品与“台积电TSMC”商标赖以知名的半导体器件、芯片（集成电路）等商品所属行业特征区分明显，争议商标的注册和使用应不致误导相关公众，进而损害申请人的合法权益。故争议商标的申请注册未构成《商标法》第十三条第三款所指的情形。
　　3、《商标法》第三十二条所指的在先权利包括字号权，损害他人字号权的前提是字号权人提供的商品或服务具有一定知名度且与争议商标指定使用的商品或服务构成相同或类似，而该条款规定的“申请商标注册……也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”适用的前提亦是争议商标指定使用的商品或服务与申请人在先使用商标的商品或服务构成相同或类似。本案中，申请人提交的证据主要为半导体器件、芯片（集成电路）等商品的使用证据，不能证明在争议商标申请日之前，其已在争议商标核定使用的超声波驱虫器；保温瓶等相同或类似商品上在先使用“台积电TSMC”商标或字号并具有一定知名度，故申请人称争议商标的申请注册违反了《商标法》第三十二条的规定因缺乏事实依据，我局不予支持。
　　4、《商标法》第十条第一款第（七）项禁止的是商标标识本身具有欺骗性，易使公众对其所指定商品的质量等特点或者产地产生误认的商标注册，本案争议商标的注册不属于此类情形。
　　5、《商标法》第十条第一款第（八）项禁止的是对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的商标注册，本案争议商标的注册不属于此类情形。
　　6、《商标法》第四十四条第一款所要禁止的是以伪造申请书件或其他证明文件骗取商标注册，或者争议商标申请注册系扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源等商标的注册行为。本案中，结合申请人提交的在案证据及我局查明事实3、4可知，申请人是中国最大的半导体设备和材料生产商，也是世界芯片的重要生产商，在争议商标申请日之前，申请人及其“台积电TSMC”商标在半导体器件、芯片（集成电路）等商品上已具有较高知名度及影响力。被申请人反复注册与之相同或类似的商标，可见其对申请人及其“台积电TSMC”商标存在一定了解。被申请人的上述行为具有借助他人商标知名度进行不正当竞争或牟取非法利益的意图，扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序，违反了诚实信用原则。因此，争议商标的注册已构成《商标法》第四十四条第一款所指“以不正当手段取得注册”的情形。
　　此外，鉴于我局已适用《商标法》第四十四条第一款对争议商标宣告无效，故对争议商标是否违反《商标法》第四条的规定，我局不再予以评述。
　　综上，申请人无效宣告理由部分成立。
　　依照《商标法》第四十四条第一款、第三款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:夏萍萍
姚旭祺
刘影

2023年08月08日

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