关于第50875659号“lead及图”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2023]第0000227119号

   

　　

申请人：台湾积体电路制造股份有限公司

　　

委托代理人：上海市方达（北京）律师事务所

　　被

申请人：绍兴丽的智能科技有限公司

　　

委托代理人：知管家知识产权运营（绍兴）有限公司

　　
　　申请人于2022年06月24日对第50875659号“lead及图”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：申请人于1987年在中国台湾新竹成立，为全球第一家专业集成电路制造服务企业，在行业内具有较高知名度及影响力。争议商标与申请人第4249089号“tsmc及图”商标（指定颜色）、第1706125号“tsmc及图”商标、第4249091号“tsmc及图”商标（指定颜色）、第1691884号“tsmc及图”商标（以下分别称引证商标一至四）构成类似商品或服务上的近似商标，共存易造成相关公众对商品或服务的来源产生混淆、误认。申请人对“tsmc及图”中的图形作品享有在先著作权，至迟于1994年在中国台湾申请注册，争议商标与申请人所享有著作权的图形美术作品构成实质性近似，争议商标的注册侵犯了申请人的图形作品的在先著作权。申请人“tsmc及图”商标通过大量宣传、使用已具有较高知名度及影响力，引证商标一至四应被认定为驰名商标，争议商标的注册构成对申请人驰名商标的复制、摹仿，易造成相关公众的混淆、误认。争议商标的注册构成对申请人在先使用并具一定知名度“tsmc及图”商标的恶意抢注。被申请人为申请人的代理人、代表人或与申请人有其他合同、业务往来关系或者其他关系，在明知申请人商标的存在的情况下擅自注册争议商标违反《商标法》第十五条规定。被申请人作为同行业者在明知申请人商标的情况下注册争议商标的行为主观恶意明显，违反诚实信用原则，争议商标的注册严重扰乱商标注册秩序、损害公共利益，且易产生不良社会影响。争议商标带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认。综上，依据《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第（七）项、第（八）项、第十三条、第十五条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条等相关规定，请求对争议商标予以无效宣告。
　　申请人提交了以下主要证据（U盘）：
　　1、申请人年报节选、关于申请人的报道及介绍；
　　2、申请人所获荣誉、排名情况；
　　3、关于申请人市值的媒体报道；
　　4、申请人向中国大陆地区的销售发票、提货记录等；
　　5、申请人中国大陆公司成立的报道、纳税证据、完税证明等；
　　6、申请人中大陆公司组织员工活动图片；
　　7、技术研讨会资料；
　　8、国家图书馆关于“tsmc”、“台积电”的检索报告；
　　9、申请人官网信息及用户数量统计；
　　10、慈善基金会的介绍；
　　11、申请人商标注册证据、专利证书、专利文本；
　　12、申请人周边商品介绍；
　　13、在先案例及司法判例等相关证据材料。
　　被申请人答辩的主要理由：被申请人认为申请人引证商标中的图形部分属较为常见的图形要素，显著性较弱，且已有不同主体在多个类别获准注册。争议商标与引证商标未构成类似商品上的近似商标。申请人证据不足以证明在争议商标申请日前引证商标已具有较高知名度并为相关公众所熟知，未构成驰名商标。申请人证据亦不足以证明申请人对图形享有在先著作权，亦不足以证明其商标在第7类商品上具有一定影响力，争议商标未构成对申请人商标的恶意抢注。争议商标系被申请人独创而来，其注册合法，未采取不正当手段，未违反《商标法》相关规定，请求对争议商标的注册予以维持。
　　被申请人提交了以下主要证据（复印件）：
　　1、商品图片、说明书、名片、制作合同及发票；
　　2、销售合同及销售发票等相关证据材料。
　　针对被申请人答辩理由，申请人质证意见与无效宣告理由基本一致，故我局对此不予赘述。
　　经审理查明：
　　1、争议商标由被申请人于2020年10月30日提出注册申请，2021年11月28日经核准指定使用在第7类“编织机；纺织工业用机器；织袜机；针织机滑板；纺织机；针织机滑动架；电动织毯机；染色机；精纺机”商品上，专用权期限至2031年11月27日止。
　　2、至本案审理之日，引证商标一至四均系申请人所有，引证商标一、二分别核定使用在第9类“半导体积体电路；集成电路；晶片（硅片）”等商品、引证商标三核定使用在第42类“以国际网路通信提供有关半导体积体电路之设计、开发或技术谘询等业务”等服务、引证商标四核定使用在第40类“定做材料装配（替他人）；半导体、晶片、集成电路的制造处理加工（替他人）”等服务上，均系在先有效注册商标。
　　以上事实由商标档案在案佐证。
　　我局认为，《商标法》第七条确立的诚实信用原则为商标注册使用的原则性规定，因此，我局将适用《商标法》的具体规定对本案进行评审。根据当事人的理由、事实和请求，本案审理如下：
　　一、争议商标指定使用商品与引证商标一至四分别核定使用商品或服务不属相同或类似商品或服务，争议商标与引证商标一至四未构成《商标法》第三十条所指的使用在相同或类似商品或服务上的近似商标。
　　二、申请人认为争议商标的注册损害了其引证商标中的图形作品的在先著作权，违反《商标法》第三十二条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。我局认为，《著作权法》所称作品，是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。本案中，由申请人提交的商标注册证据、媒体报道等证据显示，在争议商标申请注册之前申请人就已将引证商标中具有较强独创性的图形作品作为商标向商标局申请注册并获准注册，且经公开宣传报道已具有一定知名度，故申请人对该图形作品享有在先著作权，被申请人具有接触过或者有可能接触过申请人享有著作权的图形作品的可能性。争议商标中的图形部分与申请人上述美术作品在整体外观、设计要素及视觉效果等方面几近相同，已构成实质性近似。加之，被申请人提交的证据亦不足以证明争议商标的图形部分系其独立创作完成的。被申请人在未经申请人许可的情况下，将与申请人在先享有著作权并已公开发表和使用的作品相同的标识作为争议商标申请注册之行为，损害了申请人对图形作品所享有的在先著作权，构成了《商标法》第三十二条所指损害他人现有的在先权利（著作权）之情形。商标确权案件遵循个案审查原则，被申请人所述其他商标获准注册的事实因与本案争议商标图形构成不尽相同，故不能成为维持本案争议商标注册的当然理由。
　　三、本案中，申请人提交的在案证据尚不足以证明在争议商标注册申请日前，已在与争议商标核定使用的“编织机”等相同或类商品上使用与争议商标相同或近似的未注册商标并具有一定影响，故争议商标的注册未违反《商标法》第三十二条“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。
　　四、本案中，申请人提交的证据虽可证明其“tsmc及图”商标具有较高知名度，但申请人“tsmc及图”商标赖以知名的“半导体积体电路；集成电路”等商品与争议商标核定使用的“编织机；织袜机”等商品所属行业跨度较大，缺乏关联性，相关公众施以一般注意力不会认为冠以争议商标的服务系由申请人提供，或认为被申请人与申请人之间存在某种联系。故申请人请求依据《商标法》第十三条第三款对争议商标予以宣告无效之主张，我局不予支持。
　　五、争议商标本身未构成《商标法》第十条第一款第（七）项所指的“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”情形。争议商标不属于《商标法》第十条第一款第（八）项规定禁止注册和使用的具有不良影响的标志。《商标法》第四十四条第一款有关不当注册的实体规定主要适用于损害社会公共利益或者破坏社会公共秩序的情形，本案仅涉及特定主体的相对权益，亦不属于该规定调整范围。
　　另，申请人虽援引《商标法》第十五条的规定，但并未阐述具体理由及提供相关证据予以证明；申请人其他理由缺乏事实及法律依据，我局均不予支持。
　　依照《中华人民共和国商标法》第三十二条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:任航
马静
张晓萌

2023年08月15日

信息标签：lead及图 商标 台湾积体电路制造股份有限公司