牧童遥指及图

无效宣告请求裁定书

商评字[2019]第0000229163号重审第0000005042号

   

　　申请人一：山西杏花村汾酒厂股份有限公司
　　申请人二：山西杏花村汾酒集团有限责任公司
　　委托代理人：北京黄金智慧知识产权代理有限公司　　被申请人：王晓斌　　委托代理人：北京绿色通道知识产权有限公司　　
　　被申请人不服我局商评字[2019]第0000229163号《牧童遥指及图（以下称争议商标）无效宣告请求裁定书》，向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知识产权法院作出（2019）京73行初第14012号行政判决书（以下称一审判决），判决驳回被申请人的诉讼请求。被申请人不服一审判决，于法定期限内向北京市高级人民法院提出上诉。北京市高级人民法院作出（2021）京行终346号行政判决书（以下称二审判决），判决驳回上诉，维持原判。被申请人不服二审判决，于法定期限内向最高人民法院提出再审申请，最高人民法院作出（2022）最高法行再302号行政判决书（以下称再审判决），判决撤销一审判决、二审判决及被诉裁定，由国家知识产权局就争议商标重新作出裁定。我局依法重新组成合议组进行了审理。
　　申请人一、二的主要理由：1、申请人一、二是知名制酒企业，在行业内已经具有极高知名度。争议商标与申请人一的第8471047号“牧童牛”商标（以下称引证商标一）、第8471033号“牧童牛及图”商标（以下称引证商标二）、第3912390号“杏花村金牧童”商标（以下称引证商标三）、第14086281号“汾酒金牧童”商标（以下称引证商标四）及申请人二的第11217336号“牧童酒家”商标（以下称引证商标五）、第774882号“牧童”商标（以下称引证商标六）构成使用在类似商品或服务上的近似商标，争议商标的注册易造成消费者对商品的来源产生混淆或误认。2、在争议商标申请日之前，申请人一、二的“牧童”系列商标在酒商品上经使用已经具有较高知名度。争议商标是对申请人一、二在先使用并具一定影响“牧童”商标的恶意抢注，损害了申请人一、二的合法权益。3、争议商标的注册易使消费者对商品的质量、产地等特点产生误认，损害了相关公众的合法利益。4、除争议商标之外，被申请人还申请注册了多件含有文字“汾”、“杏”、“竹”的商标，被申请人的行为违反了诚实信用原则，扰乱了市场经济秩序及商标注册管理秩序，易造成不良社会影响。综上，依据2013年《中华人民共和国商标法》（以下称2013年《商标法》）第七条、第十条第一款第（七）和（八）项、第十五条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款的规定，请求对争议商标予以宣告无效。
　　被诉裁定认为：2013年《商标法》第七条的规定属于原则性条款，其具体内容已体现在2013年《商标法》相关具体条款中。我局将依据2013年《商标法》的相关具体条款对本案进行审理。
　　争议商标核定使用的第33类果酒（含酒精）、开胃酒等商品与引证商标六核定使用的第42类住所(饭店、供膳寄宿处)等服务不属于类似商品或服务。因此，争议商标与引证商标六未构成使用在类似商品或服务上的近似商标。争议商标的主要认读部分“牧童遥指”与引证商标四、五均包含显著识别文字“牧童”，已构成近似标识。争议商标核定使用的第33类黄酒、烧酒等商品与引证商标四、五核定使用的第33类黄酒、开胃酒等商品属于同一种或类似商品。且被申请人与申请人一、二同处于山西省吕梁市汾阳市。因此，争议商标的注册易使相关消费者误认为争议商标核定使用的商品来源于申请人一、二或与申请人一、二具有某种特殊联系，从而产生混淆与误认。争议商标与引证商标四、五构成2013年《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。另，引证商标一至三所涉及的撤销复审决定书尚未生效，但因其是否生效对本案的审理结论不会产生实质性影响，且我局对申请人一、二的商标权利已经予以保护，故对于争议商标与引证商标一、二、三是否构成使用在类似商品上的近似商标，我局不再予以评述。
　　2013年《商标法》第三十二条“申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定系对未注册商标的保护条款。鉴于申请人一、二在与争议商标核定使用的黄酒、烧酒等相同或类似商品上已经注册相关引证商标，本案不再适用2013年《商标法》第三十二条的规定进行审理。
　　争议商标“牧童遥指及图”并未带有欺骗性，不属于容易使公众对商品的质量等特点或产地产生误认的标志。故争议商标未违反2013年《商标法》第十条第一款第（七）项的规定。2013年《商标法》第十条第一款第（八）项主要禁止的是有可能对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的商标注册，本案争议商标不属于此类情形。
　　我局已经通过2013年《商标法》其他条款予以保护申请人一、二的合法权益，故对争议商标是否违反2013年《商标法》第四十四条第一款的规定，我局不再予以评述。
　　申请人一、二依据2013年《商标法》第十五条的规定请求宣告争议商标无效，但未能提出具体理由亦未提交相关证据，故对于申请人一、二的此项主张我局不予支持。
　　综上，申请人一、二无效宣告理由部分成立。
　　依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：争议商标予以无效宣告。
　　一审判决认为：争议商标与引证商标四、引证商标五共存于黄酒、烧酒等商品上，易使相关公众误认为上述商品来源于同一主体，或者提供者之间存在某种特定关系，从而导致相关公众产生混淆误认。故争议商标与引证商标四、引证商标五构成2013年《商标法》第三十条所指使用在相同或类似商品上的近似商标。
　　二审判决认为：截至二审诉讼，引证商标五已经被撤销，其不再构成争议商标获准注册的在先权利障碍。争议商标与引证商标四共存于黄酒、烧酒等商品上，易使相关公众误认为上述商品来源于同一主体，或者提供者之间存在某种特定关系，从而导致相关公众产生混淆误认。争议商标与引证商标四构成2013年《商标法》第三十条所指使用在相同或类似商品上的近似商标。
　　再审判决认为：2021年5月27日，国家知识产权局发布第1745期商标公告，引证商标四在第33类全部商品上已经被撤销，其商标专用权自公告之日起终止。引证商标四已经被公告撤销，被诉裁定及一、二审判决作出时的事实基础已经发生根本变化，若仍以二审判决作出时的事实状态为基础去考量争议商标是否应予以核准注册，将导致显示公平的结果。故应当对被诉裁定及一、二审判决的结论予以纠正。
　　我局认为，根据法院判决：2019年4月23日修订的《商标法》已经于2019年11月1日实施，争议商标于2017年7月14日获准注册，本案的实体问题应适用2013年《商标法》，相关程序问题适用现行《商标法》。
　　一、至本案审理之时，引证商标一、引证商标二因商标专用权期满未续展已为无效商标。引证商标一至引证商标五因连续三年停止使用，已被我局在撤销连续三年不使用注册商标程序中决定撤销其在全部商品上的注册，所涉及的撤销决定已发生法律效力，故上述引证商标已不再构成申请商标获准注册的在先权利障碍。因此，争议商标的注册未违反2013年《商标法》第三十条的规定。
　　二、2013年《商标法》第三十二条规定“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。但申请人一、二提交的在案证据部分证据未体现“牧童”商标，部分证据的形成时间无法确定，部分证据的形成时间晚于争议商标申请日。因此，申请人一、二提交的在案证据不足以证明其在争议商标申请日之前即已将“牧童”商标或与争议商标相近似的其他商标使用于与争议商标核定使用的果酒（含酒精）、开胃酒等相同或类似商品上并具有一定影响。争议商标的注册未构成2013年《商标法》第三十二条所指的抢先注册的情形。
　　三、争议商标“牧童遥指及图”并未带有欺骗性，不属于容易使公众对商品的质量等特点或产地产生误认的标志。故争议商标未违反2013年《商标法》第十条第一款第（七）项的规定。2013年《商标法》第十条第一款第（八）项主要禁止的是有可能对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的商标注册，本案争议商标不属于此类情形。
　　四、申请人一、二提交的在案证据不足以证明其“牧童”系列商标经过使用已经具有较高知名度。且本案中申请人一、二在第33类商品上的“牧童”系列商标因连续三年停止使用已经被撤销。被申请人申请注册争议商标不存在攀附申请人一、二“牧童”系列商标商誉的主观恶意。且本案尚无充分证据表明争议商标属于“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”的情形。因此，争议商标的申请注册未违反2013年《商标法》第四十四条第一款的规定。
　　五、申请人一、二依据2013年《商标法》第十五条的规定请求宣告争议商标无效，但未能提出具体理由亦未提交相关证据，故对于申请人一、二的此项主张我局不予支持。
　　依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以维持。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:吕美兰
乔烨宏
胡朋娟

2023年08月08日

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