史酷比

无效宣告请求裁定书

商评字[2023]第0000233262号

   

　　申请人：汉纳•巴巴拉制片有限公司　　委托代理人：罗思（上海）咨询有限公司　　被申请人：吴宝卿　　委托代理人：北京德澳国际知识产权代理有限公司　　
　　申请人于2022年4月19日对第5385113号“史酷比”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：1、在争议商标申请日之前，申请人的《史酷比》动画及电影作品已为中国公众所熟知。争议商标与申请人知名动画、电影作品名称及角色名称“史酷比”完全相同，争议商标构成对申请人知名动画作品及动画角色名称“史酷比”的恶意抢注，挤占了申请人基于该作品名称及角色名称所享有的市场优势地位和交易机会，侵犯了申请人的商品化权益。2、在争议商标申请日之前，申请人的“史酷比”商标经过长期地宣传和使用在“娱乐服务、电视文娱节目”等服务上已经达到驰名程度。争议商标与申请人的驰名商标“史酷比”完全相同，构成对申请人驰名商标的复制，损害了申请人的驰名商标利益。3、被申请人名下共计61件商标，其中多数商标系抄袭、摹仿他人知名商标、知名人士姓名而来，被申请人具有抢注他人知名商标牟取不正当利益的主观恶意。且被申请人的关联公司“汕头市英格丝精细化工实业有限公司”恶意摹仿、抄袭他人知名品牌的包装装潢。被申请人及其关联公司的商标注册及使用行为，构成不正当竞争，违反了诚实信用原则，扰乱了正常的商标注册秩序，有损于公平的市场竞争秩序。综上，依据2001年《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第四条、第七条、第九条、第十条第一款第（七）项和第（八）项、第十三条、第三十一条、第四十一条第一款的规定，请求对争议商标予以宣告无效。
　　申请人提交了以下主要证据（光盘及纸件）：
　　1、被申请人申请注册的商标信息列表材料；
　　2、被申请人抄袭的他人商标介绍材料；
　　3、被申请人关联公司的企业信息及其在电商平台上的产品销售信息材料；
　　4、被申请人关联公司的民事侵权案信息及媒体对被申请人关联公司生产销售假冒伪劣化妆品的报道材料；
　　5、申请人的介绍材料；
　　6、《史酷比》动画作品及动画角色的介绍材料；
　　7、媒体对《史酷比》影视作品的报道材料；
　　8、《史酷比》系列作品著作权登记证书材料；
　　9、申请人“史酷比”商品化权益获得保护的行政决定书及行政裁定书材料。
　　被申请人答辩的主要理由：1、争议商标经过使用已经具有一定知名度，并与被申请人建立了唯一对应关系。2、争议商标的注册未违反《商标法》的规定。
　　针对被申请人的答辩理由，申请人提出如下质证意见：1、被申请人并未提交证据证明争议商标经过使用已经具有一定知名度。2、争议商标的注册违反了2001年《商标法》第四条、第七条、第九条、第十条第一款第（七）项和第（八）项、第四十一条第一款的规定。
　　经审理查明：
　　1、争议商标由被申请人于2006年5月30日申请注册，经我局初步审定并公告后被申请人提出异议，我局于2013年11月11日做出准予争议商标注册的异议复审裁定书。争议商标于2014年4月14日获准注册，核定使用在第3类洗发液、皮肤增白霜等商品上，其商标专用权期限至2029年8月20日止。
　　以上事实有商标档案在案佐证。
　　2、申请人曾于2012年3月13日对争议商标提出异议复审申请，我局于2013年11月11日作出商评字[2013]第106992号《异议复审裁定书》裁定争议商标予以核准注册。
　　申请人在异议复审程序中的申请理由：（1）“史酷比”是申请人旗下的知名作品名称和卡通人物角色名称，同时也是申请人的重要商标，经申请人的推广，申请人的作品及商标均已享有很高的知名度，与申请人之间形成唯一对应的关系。争议商标的申请注册损害了申请人的在先合法权益，不具备便于消费者识别商品来源的显著特征。（2）被申请人的行为违反了诚实信用的公序良俗，会助长复制、摹仿和抄袭他人品牌的不良风气，有不良示范效应，有害于社会主义道德风尚。并且，争议商标使用在其指定商品上，容易造成相关公众对商品来源和质量等特点产生混淆误认，将严重损害消费者权益，扰乱市场秩序，造成不良社会影响。（3）争议商标属于以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。（4）被申请人具有明显的恶意，其目的为利用申请人作品名称、角色名称及商标的知名度牟取不正当利益，其行为违反了诚实信用原则，损害了他人的合法权益，损害了公平竞争的市场秩序。综上，依据2001年《商标法》第九条、第十条第一款第（八）项、第三十一条、第四十一条第一款以及《民法通则》、《反不正当竞争法》等规定，请求不予核准争议商标注册。
　　申请人在异议复审程序中向我局提交了以下主要证据：（1）申请人关联企业时代华纳的知名度证据；（2）申请人“史酷比”系列作品及其主要角色的知名度证据；（3）申请人商标注册证据；（4）申请人商标使用证据；（5）在先案件资料；（6）其他相关证据。
　　3、至本案审理之时，被申请人在第3类、第5类商品上申请注册的商标包括第51173682号“后”商标、第63138536号“后”商标、第51761317号“后 之元气丹”商标、第52136194号“后 贵妇丹 NOBLE LADY ESSENCE”商标、第52136194号“后 贵妇丹 NOBLE LADY ESSENCE”商标、第57185161号“后 贵妇丹 NOBLE LADY ESSENCE”商标、第59948047号“后 贵妇丹  NOBLE LADY ESSENCE”商标、第61343557号“SKIN”商标、第5385113号“SKIN”商标、第48280556号“QQ 熊”商标、第39836161号“QQ 熊”商标、第44218347号“QQ熊”商标、第6189715号“QQ熊”商标、第21725790号“兰蔻花”商标、第21755677号“美诗兰黛”商标、第46233794号“VOVO”商标、第52360939号“VOVO”商标、第6189713号“C.罗”商标、第13378968号“小康熊”商标、第8598701号“姿润堂”商标、第4898963号“青蛙皇子”商标、第41854439号“欧弗兰”商标、第41854439号“莉柏莱”商标等。
　　以上事实有申请人提交的证据1和证据2在案佐证。
　　我局认为，争议商标于2014年4月14日获准注册，本案的相关实体问题应适用2001年《商标法》，相关程序问题适用2019年《商标法》。
　　一、2014年《中华人民共和国商标法实施条例》（以下称2014年《商标法实施条例》）第六十二条规定：“商标评审委员会对商标评审申请已经作出裁定或者决定的，任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请”。结合我局查明的事实2可知，申请人在本案中关于争议商标的注册违反2001年《商标法》第九条、第十条第一款第（八）项规定的主张与申请人于2012年3月13日对争议商标提出异议复审申请的理由相同。且申请人在本案中提交的被申请人申请注册的商标信息列表、被申请人抄袭的他人商标介绍、被申请人关联公司的企业信息及其在电商平台上的产品销售信息、媒体对《史酷比》影视作品的报道等新证据亦不足以改变原裁定结论。根据2014年《商标法实施条例》第六十二条的规定，我局对申请人提出的上述无效宣告请求予以驳回。
　　申请人提出的争议商标的注册违反2001年《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第（七）项、第十三条规定的主张属于新理由。申请人提出的争议商标的注册违反2001年《商标法》第三十一条、第四十一条第一款规定的主张虽然不属于新理由，但是由于申请人在本案中提交的被申请人申请注册的商标信息列表、被申请人抄袭的他人商标介绍、被申请人关联公司的企业信息及其在电商平台上的产品销售信息、媒体对《史酷比》影视作品的报道等新证据足以改变原裁定结论，故申请人在本案中提出的上述新理由和新事实不属于2014年《商标法实施条例》第六十二条所指的“一事不再理”情形，我局予以审理。
　　二、2001年《商标法》第四条、第七条的规定属于原则性条款，其具体内容已体现在2001年《商标法》相关具体条款中，我局将依据2001年《商标法》相关具体条款对本案进行审理。
　　三、2001年《商标法》第十条第一款第（七）项所指“夸大宣传并带有欺骗性”的情形是指商标对其指定使用的商品或服务的质量等特点作了超过固有程度的表示，容易使相关公众产生错误的认识。本案争议商标不属于此类情形。
　　四、2019年《商标法》第四十五条第一款规定“已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制”。争议商标于2014年4月14日核准注册，申请人于2022年4月19日对争议商标提出无效宣告申请，申请人依据2001年《商标法》第三十一条的规定宣告争议商标无效的请求，已超出2019年《商标法》第四十五条规定的提出无效宣告请求的五年期限，我局予以驳回。
　　五、2019年《商标法》第四十五条第一款规定“对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制”。根据该条款的规定，申请人主张争议商标违反2001年《商标法》第十三条的规定，不仅需举证证明在争议商标申请日前，申请人商标已构为相关公众所熟知，同时还需证明争议商标所有人具有恶意。申请人提交的在案证据主要为“史酷比”作为影视作品名称及角色名称使用的证据，在案证据尚不足以证明在争议商标申请日之前，申请人的“史酷比”商标在“娱乐服务、电视文娱节目”等服务上经过大量宣传和使用已为相关公众所熟知。争议商标的注册和使用尚不至误导公众，并致使申请人的利益受到损害。因此，争议商标的注册未构成2001《商标法》第十三条所指“不予注册并禁止使用”的情形。
　　六、申请人提交的在案证据可以证明在争议商标申请日之前，“史酷比”作为动画作品及动画角色名称经过申请人及关联公司的广泛使用在中国已经具有一定知名度。被申请人申请注册争议商标难谓正当。根据我局查明的事实3可知，至本案审理之时，被申请人在第3类、第5类商品上申请注册了“后”、“后 之元气丹”、“后 贵妇丹 NOBLE LADY ESSENCE”、“SKIN”、“QQ 熊”、“兰蔻花”、“美诗兰黛”、“VOVO”、“C.罗”、“小康熊”、“姿润堂”、“青蛙皇子”、“欧弗兰”、“莉柏莱”商标等多件与他人在先知名商标或具备较强显著性的商标、他人知名艺名相同或相仿的商标。被申请人作为自然人主体，在本案中并未对相关商标的创作来源作出合理的解释说明，亦未提交证据证明其对上述商标具有真实的使用意图。被申请人上述商标注册行为具有借助他人商标知名度进行不正当竞争牟取非法利益的意图，扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序，违反了诚实信用原则，已构成2001年《商标法》第四十一条第一款所指“以不正当手段取得注册的”情形。
　　综上，申请人无效宣告理由部分成立。
　　依照2001年《中华人民共和国商标法》第四十一条第一款、《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、第三款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:吕美兰
乔烨宏
胡朋娟

2023年08月08日

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