关于第28431125A号图形商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2023]第0000242586号

   

　　申请人：廊坊银行股份有限公司　　委托代理人：北京东方天健知识产权代理有限公司　　被申请人：纽宾凯集团有限公司　　
　　申请人于2022年08月04日对第28431125A号图形商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：一、争议商标与申请人在先第20242976号图形商标（以下称引证商标）已构成类似服务上的近似商标。二、申请人于2015年组织创作了引证商标及“鲤想”系列形象作为企业吉祥物，对上述系列形象享有著作权。引证商标及“鲤想”系列形象经申请人持续宣传使用已具有一定的知名度，被申请人在未经申请人许可的情形下，恶意抄袭“鲤想”系列形象标识，损害了申请人的在先著作权。三、被申请人申请争议商标恶意明显，违反诚实信用原则，构成以“以其他不正当手段取得注册”的情形。四、争议商标的申请注册易使相关公众对服务的来源、质量等特点产生误认，造成不良的社会影响，损害了公平竞争的社会秩序。综上，申请人请求依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第七条、第十条第一款第（七）项和（八）项、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条的规定，对争议商标予以无效宣告。
　　申请人提交了以下主要证据（以复印件形式）：1、所获荣誉；2、引证商标信息；3、引证商标及“鲤想”吉祥物的宣传材料；4、引证商标及“鲤想”吉祥物委托设计合同及规范；5、被申请人在35、38类申请注册与申请人引证商标近似的商标信息。
　　我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回，我局通过《商标公告》进行了公告送达，被申请人在规定期限内未予答辩。
　　经审理查明：1、争议商标由被申请人于2017年12月29日申请注册，2019年03月21日在第38类无线广播、信息传送等服务上取得注册。
　　2、引证商标的申请时间和注册时间均早于争议商标申请日，核定使用在第36类保险承保、银行等服务上。至本案审理之时，引证商标为申请人所有的有效注册商标。
　　以上事实由商标档案在案佐证。
　　我局认为，鉴于本案争议商标在2019年11月01日《商标法》修改条款实施前已核准注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》，相关程序问题仍适用修改后的《商标法》。申请人请求依据的2019年《商标法》第七条（对应2013年《商标法》第七条）为总则性规定，其内容已体现在2013年《商标法》具体条款之中，我局将依据申请人的具体评审理由以及在案证据适用相应的2013年《商标法》条款予以审理。
　　一、争议商标核定使用的无线广播、信息传送等服务与引证商标核定使用的保险承保、银行等服务不属于同一种或类似服务。故争议商标与引证商标未构成2013年《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似服务上的近似商标。
　　二、申请人称争议商标的注册损害其在先享有的著作权，判定争议商标的注册申请是否损害他人在先著作权，须考虑他人所述的作品（以下称涉案作品）是否构成我国著作权法保护的作品、他人是否对涉案作品享有在先著作权、争议商标与涉案作品是否构成实质性相似i及争议商标所有人是否存在接触涉案作品的可能等因素。本案中，首先，申请人所述的“鲤想”系列形象标识表现形式独特，具有一定的独创性，属于我国著作权法保护的作品。其次，由申请人提交的证据4委托设计合同及规范可知，申请人于2015年12月签署吉祥物设计合同，在规范中显示了吉祥物图样即涉案作品，同时结合申请人提交的证据2商标注册证信息表明，申请人早在争议商标申请日之前，已将上述涉案作品作为引证商标进行了申请注册，故在无相反证据的情况下可以认定申请人享有涉案作品的在先著作权。再次，申请人提交的证据3宣传材料已在先公开宣传使用申请人主张的涉案作品，被申请人有接触涉案作品的可能。最后，争议商标图形与涉案作品在构成要素、构图特点、表现形式等方面高度近似，已构成著作权法意义上的实质性相似。综上，被申请人在未经申请人许可或同意的情况下，仍然将与其享有著作权的作品实质性相似的标志作为商标申请注册，已损害了申请人的在先著作权，从而构成2013年《商标法》第三十二条规定所禁止的“损害他人现有的在先权利”之情形。
　　三、2013年《商标法》第十条第一款第（七）项规定主要适用于商标对于其指定使用商品或服务的质量等特点或者产地作了超过其固有程度或与事实不符的表示，容易使公众对商品或服务的质量等特点或者产地产生错误的认识。申请人提交的证据不能证明争议商标构成2013年《商标法》第十条第一款第（七）项所禁止之情形，故对其有关主张不予支持。2013年《商标法》第十条第一款第（八）项所指的“有害于社会主义道德风尚或有其他不良影响”指该标志或者其构成要素是否可能对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响。本案申请人提交的证据不足以证明争议商标具有有害社会道德风尚或妨害社会公共秩序的情形，故争议商标不属于2013年《商标法》第十条第一款第（八）项规定的情形。
　　四、2013年《商标法》第四十四条第一款规定所禁止的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”之情形涉及的是宣告注册商标无效的绝对事由，这些行为损害的是公共秩序或公共利益，或是妨碍商标注册管理秩序的行为。申请人提交的证据不能证明争议商标的注册属于本款所指之情形，故申请人该项理由不能成立。
　　申请人其他理由缺乏事实及法律依据，我局不予支持。
　　依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十二条、2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:白媛
刘胤颖
杨少文

2023年08月25日

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