RANDM

不予注册复审决定书

商评字[2023]第0000209022号

   

　　申请人：深圳市福摩特科技有限公司　　委托代理人：河北雄安尚信联合知识产权代理有限公司　　原异议人：卡通频道公司
　　委托代理人：罗思（上海）咨询有限公司　　
　　申请人不服我局(2022)商标异字第0000084944号不予注册决定，于2022年08月16日向我局申请复审。我局予以受理，现已审理终结。
　　原异议人主要异议理由：一、原异议人是“RICK AND MORTY”系列商标的真正权利人，被异议商标与第30580434号“RICK AND MORTY”商标、第30580427号“RICK AND MORTY”商标、第30580426号“RICK AND MORTY”商标、第30580566号“RICK AND MORTY”商标、第44567842号“RICK AND MORTY”商标（以下称引证商标一至五）等系列商标构成近似商标。二、被异议商标与原异议人享有著作权的作品高度近似，侵犯了原异议人在先著作权。三、早在被异议商标申请日前，“RICK AND MORTY（瑞克和莫蒂）”系列动画作品已经在中国市场具有很高的知名度，建立起其独特的商品化权，被异议商标的注册损害了原异议人所享有的商品化权。四、申请人有一贯抄袭他人商标的恶意，除被异议商标外，还大量抄袭了其他知名品牌，并且未投入使用，其行为违反诚实信用原则，必将扰乱正常的市场秩序，造成不良社会影响。综上，根据《商标法》第四条、第七条、第九条、第十条第一款第（七）、（八）项、第十五条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第四十四条第一款的规定，请求对被异议商标不予核准注册。
　　原异议人提交了以下主要证据（光盘、部分原件）：
　　1、原异议人在先商标信息；
　　2、新华网文章截图；
　　3、《RICK AND MORTY STYLE GUIDE》（瑞克和莫蒂设计指南）作品登记证书及翻译；
　　4、作品登记证书；
　　5、在先决定书、裁定书等；
　　6、（2021）京潞洲内经证字第00614号公证书；
　　7、《RICK AND MORTY》动画作品的介绍、剧集截图、获奖信息等；
　　8、国家图书馆检索报告；
　　9、亚马逊、京东网站关于RICK AND MORTY周边商品的搜索结果；
　　10、原异议人关联公司声明、生产许可协议、发票、周边产品照片等；
　　11、中国出版许可协议、发票；
　　12、被授权声明、产品许可协议、发票、周边产品照片等；
　　13、关联关系证明、节目许可合同及翻译等；
　　14、（2021）京方圆内经证字第06758号公证书、申请人抄袭品牌的相关材料；
　　15、其他相关证据。
　　申请人在异议期间答辩的主要理由：被异议商标与各引证商标未构成相同或类似商品上的近似商标。被异议商标由申请人独创，不存在任何主观恶意行为，不会损害原异议人的无形资产，没有不良影响。被异议商标的注册申请基于善意目的，没有违反诚实信用原则，未构成不正当竞争。综上，请求对被异议商标予以核准注册。
　　不予注册决定认为：被异议商标“RANDM”指定使用在第34类“吸烟用打火机、吸烟者用口腔雾化器”等商品上。
　　异议人引证在先注册的第30580434号、第30580427号、第30580426号、第30580566号“RICK　AND　MORTY”等商标核定使用在第3类“非医用沐浴油、非医用沐浴盐”、第29类“肉、鱼（非活）”、第30类“饼干、小甜饼”、第41类“娱乐服务、提供在线电子出版物（非下载）”等商品及服务上。被异议商标指定使用商品与异议人引证商标核定使用商品或服务均有其各自不同的生产销售领域及消费服务对象，不属于类似商品或服务，因此双方商标未构成使用在类似商品或服务上的近似商标。异议人称被异议人损害其动画作品名称权等在先权益证据不足。
　　本案中，异议人提供的《RICK　AND　MORTY　STYLE　GUIDE》美术作品在美国版权局进行版权登记的证书，豆瓣上关于《RICK　AND　MORTY（瑞克和莫蒂）》系列动画的信息，《RICK　AND　MORTY（瑞克和莫蒂）》动画在中国视频网站播放的相关页面截屏等证据材料可以证明：在被异议商标申请注册前，异议人的《RICK　AND　MORTY（瑞克和莫蒂）》作品已在美国版权局进行版权登记，中美两国均为《伯尔尼保护文学和艺术作品公约》成员国，根据我国著作权法，异议人就其美术作品所享有的著作权亦受我国法律保护，且在被异议商标申请注册之前，异议人已通过动画剧集和衍生商品等形式对《RICK　AND　MORTY（瑞克和莫蒂）》动画作品进行了大量宣传使用，其具有一定独创性和审美意义的“RICK　AND　MORTY”标识经过广泛的使用与宣传，已在中国市场为相关公众知晓，被异议人具有接触到该作品的可能。被异议商标字母的表现形式和整体视觉效果与该标识差别细微，二者已构成实质性相似，被异议人在未经异议人许可的情况下申请注册被异议商标已构成对异议人在先著作权的损害。
　　依据《商标法》第三十二条、第三十五条规定，我局决定：第50254985号“RANDM”商标不予注册。
　　申请人复审的主要理由：被异议商标与原异议人在先著作权作品并不构成近似，未侵犯原异议人著作权。被异议商标的申请注册并未采取欺骗手段，并非是不以使用为目的的恶意注册行为，不会造成消费者混淆误认，不会产生不良影响。综上，请求对被异议商标予以核准注册。
　　原异议人向我局提交了意见及证据材料。
　　经复审查明：1、被异议商标由东莞市瑞虹五金有限公司于2020年10月9日提出注册申请，于2021年3月13日初审公告，指定使用在第34类“吸烟用打火机”等商品上。2021年7月6日经核准转让至深圳市福摩特科技有限公司，即本案申请人名下。
　　2、引证商标一至五所有人为本案原异议人，其申请注册日期、核准注册日期均早于被异议商标，分别核定使用在第3类、第29类、第30类、第41类、第9类商品或服务上。至本案审理时止，为有效在先注册商标。
　　鉴于引证商标一至五申请注册日期、初审公告日期均早于被异议商标申请日，故本案不再适用《商标法》第三十一条的规定予以审理。
　　以上事实有商标档案予以在案佐证。
　　3、申请人申请注册了“LOONEY TUNES”、“SQUID”、“SQUID BOSS”、“CHOOPA CHOOPS”等164件商标，涉及19个不同类别，其中有45件商标与“RANDM”商标相关。
　　我局认为，《商标法》第七条、第九条的精神已具体体现在《商标法》其他条款中，我局将依据申请人具体理由、查明事实及《商标法》的具体规定对本案进行评审。依据申请人陈述的事实、理由、在案证据及不予注册决定，本案的焦点问题可归纳为：一、被异议商标的注册是否违反《商标法》第三十条的规定。二、被异议商标的注册是否违反《商标法》第十五条的规定。三、被异议商标的注册是否违反《商标法》第三十二条的规定。
　　关于焦点问题一。本案中，被异议商标指定使用的商品与引证商标一至五核定使用的商品或服务不属于同一种或类似商品和服务。因此被异议商标的注册未违反《商标法》第三十条的规定。
　　关于焦点问题二。本案中，原异议人提交的在案证据尚不足以证明申请人与原异议人存在代理关系、业务往来关系或者其他商贸关系等，被异议商标的注册未构成《商标法》第十五条规定的情形。
　　关于焦点问题三。《商标法》第三十二条前半段规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。由于《商标法》的其他条款对于在先商标权利保护问题已经做了相应的规定，所以本条规定的在先权利是指在系争商标申请注册日之前已经取得的，除商标权以外的其他权利。本案中，原异议人主张的在先权利为著作权、商品化权。判定系争商标的注册申请是否损害他人在先著作权，须考虑他人所述的作品（以下称涉案作品）是否构成我国著作权法保护的作品、他人是否对涉案作品享有在先著作权、系争商标与涉案作品是否构成实质性近似及系争商标所有人是否存在接触涉案作品的可能等因素。《著作权法》所称作品，是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。本案中，首先，原异议人主张享有在先著作权的“RICK AND MORTY STYLE　GUIDE”涉案作品表现形式独特，具有一定的独创性，符合《著作权法》规定的作品构成要件，构成美术作品。其次，由原异议人提交的著作权登记证书可知，原异议人早于争议商标申请注册日前将该具有较强独创性的作品于美国进行了作品登记，鉴于中国与美国同为《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》的缔约国，该美术作品在中国享有同等的著作权。原异议人提交的在案证据6-13显示在被异议商标申请注册之前，原异议人已通过动画剧集和衍生商品等形式对《RICK　AND　MORTY（瑞克和莫蒂）》动画作品进行了大量宣传使用，其具有一定独创性和审美意义的“RICK AND MORTY”标识经过广泛的使用与宣传，已在中国市场为相关公众知晓，上述证据可视为原异议人对涉案作品创作和公开发表，因此，原异议人享有对涉案作品的著作权。再者，被异议商标字母的表现形式、构图细节、视觉效果等方面与涉案作品高度近似，已构成《著作权法》意义上的实质性近似。被异议商标与涉案作品极为近似难谓巧合，在无相反证据的情况下，可以推定申请人与原异议人作品有接触可能。综上，申请人未经许可申请注册被异议商标，侵犯了原异议人的在先著作权，已构成《商标法》第三十二条所指的“损害他人现有的在先权利（著作权）”之情形。
　　原异议人提交的证据不能充分证明“RICK AND MORTY（瑞克和莫蒂）”系列动画作品已经在中国市场具有很高的知名度，其商品化权范围已经涵盖到了第34类商品上。因此被异议商标的注册未损害原异议人主张的在先商品化权。
　　关于被异议商标的注册是否违反《商标法》第十条第一款第（七）（八）项的规定。本案中，被异议商标的注册不致造成消费者对商品功能等特点产生误认，未构成《商标法》第十条第一款第（七）项的规定。被异议商标所表示内容并非贬义或其他消极含义，不致产生《商标法》所规定的不良影响。因此，被异议商标的注册未构成《商标法》第十条第一款第（八）项所指情形。
　　鉴于我局已适用《商标法》第三十二条的规定对被异议商标不予核准注册，原异议人商标已获法律保护，故本案不再适用《商标法》第四十四条第一款之规定予以评述。
　　原异议人还称被异议商标的注册违反《商标法》第四条的规定，但缺乏充分事实依据，故我局不予支持。
　　综上，申请人所提复审理由部分成立。
　　依照《中华人民共和国商标法》第三十二条、第三十五条第三款、第三十六条的规定，我局决定如下：
　　被异议商标在复审商品上不予核准注册。
　　申请人如不服本决定，可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:庞敏
汤茜
孟伊娜

2023年07月26日

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