关于第38509954号“ZUT及图”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2023]第0000221262号

   

　　

申请人：卡特彼勒公司

　　

委托代理人：霍金路伟（上海）知识产权代理有限公司

　　被

申请人：邢台中伟卓特液压科技有限公司

　　

委托代理人：北京柒策国际知识产权代理有限公司邢台分公司

　　
　　申请人于2022年07月11日对第38509954号“ZUT及图”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：自申请人成立以来，持续使用及宣传其“CAT”/“CAT及图”（卡特）、“CATERPILLAR”/“CATERPILLAR及图”（卡特彼勒）商标。CAT（卡特）商标已构成工程机械、服装鞋靴产品上的驰名商标。争议商标与申请人在先注册的第14039878号图形商标、第12399542、6569033号“CAT及图”商标、第12399551号“CATERPILLAR及图”商标、第8249968号“CAT”商标、第8249969号“CATERPILLAR”商标、第1970253号“卡特”商标、第1970256号“卡特彼勒”商标（以下分别称引证商标一至八）等构成相同类似商品上的近似商标，被申请人系申请人的同行，被申请人的关联公司还在其网络店铺内宣传使用申请人为其合作伙伴并突出使用申请人的“CATERPILLAR及图”。被申请人的行为属于违反诚实信用原则的恶意抢注行为。此外，经申请人警告协商，被申请人自愿出具声明表示放弃对争议商标的商业性使用以及不会在商业活动中使用申请人的“CAT”标识等。同时，争议商标的注册申请侵犯了申请人的在先著作权。申请人的 “CAT及图”系列商标是为相关公众所熟知的商标，争议商标构成对申请人为相关公众所熟知商标的抄袭和摹仿，争议商标的恶意注册和使用极易误导和欺骗消费者，必然在市场上造成不良影响。综上，申请人请求依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第四条、第七条、第九条、第三十条、第十三条、第十五条、第三十二条、第十条第一款第（七）项、第十条第一款第（八）项、第四十四条及第四十五条等规定对争议商标予以宣告无效。另外，申请人请求认定第148057、591816、3840208、3840209号商标，第3050050、6795454号商标在“服装；鞋；帽”等商品上为相关公众所熟知。
　　申请人提交了以下主要证据：
　　1、排行榜单及业绩相关报道；
　　2、国际商标协会出版的《著名和驰名商标》第二版摘页；
　　3、在中国的活动报道；
　　4、中国子公司等企业信息；
　　5、广告宣传、检索报告；
　　6、相关裁定文书；
　　7、与被申请人有关信息等。
　　被申请人答辩的主要理由：争议商标是答辩人所独创而来，经过大力使用和多年积累，已经与答辩人形成了一一对应联系。争议商标与申请人“CAT”、“CATERPILLAR”、“卡特”等系列商标在文字构成、含义等方面均存在明显区别，不构成近似商标。答辩人申请注册争议商标完全处于自身宣传使用的需要，并无任何主观恶意，未违反诚实信用原则。争议商标与申请人引证商标并未构成实质近似。申请人提供的证据材料，完全不能证明其“CAT”在相关商品项目上具有较高的知名度，且争议商标所指定使用的商品与申请人赖以知名的商品相差甚远。争议商标正常合法的注册理应受到保护，申请人对争议商标提出无效申请的行为具有恶意。综上，请求维持争议商标的注册。
　　被申请人提交了以下主要证据：答辩人营业执照截图；企业官网截图；争议商标使用推广截图；新闻报道等。
　　申请人质证意见：被申请人提交的证据无法证明争议商标被大力使用并与被申请人建立了一一对应关系，争议商标与申请人在先注册的系列商标构成混淆性近似商标。被申请人一直在使用争议商标，违背了其声明放弃商业性使用争议商标的承诺。争议商标的注册和使用会在市场上引起混淆和误认，此种行为应依法予以禁止。
　　经审理查明：
　　1、争议商标由被申请人于2019年5月28日提出注册申请，核定使用在“发动机燃料化学添加剂”等商品上。经异议，于2021年5月21日予以注册公告。
　　2、至我局审理时，各引证商标均为在先有效注册商标，核定使用在第1类“工业用粘合剂”等商品上。
　　以上事实有商标档案予以佐证。
　　我局认为，申请人称争议商标违反了《商标法》第七条、第九条等内容已体现在《商标法》的具体条款中，我局将根据当事人的理由、事实和请求，适用相应的《商标法》条款予以审理。
　　根据当事人的理由、事实和请求，本案的焦点问题为：
　　一、争议商标的注册是否违反《商标法》第三十条规定。
　　本案中，争议商标与引证商标一至八整体尚可区分，不构成近似商标。同时使用在上述商品上，不易导致消费者混淆误认。因此，争议商标的注册未违反《商标法》第三十条规定。
　　二、争议商标的注册是否违反《商标法》第三十二条规定。
　　《商标法》第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”，著作权为上述在先权利之一。本案中，争议商标与申请人主张享有著作权的作品图样未构成实时性近似，故申请人认为争议商标的注册侵犯了其在先著作权的主张，我局不予支持。
　　此外，申请人提交的证据不足以证明在争议商标申请注册日之前，申请人商标在与争议商标使用的相同或类似商品上在先使用并在中国大陆市场范围内经广泛宣传具有了一定的知名度或影响力。因此，争议商标的注册未构成《商标法》第三十二条规定“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。
　　三、争议商标的注册是否违反《商标法》第十三条规定。
　　本案中，申请人提交的在案证据不足以证明其已在争议商标注册申请日之前，已经达到为中国相关公众所熟知的程度。且尚无充分事实证明争议商标是对申请人商标的复制、摹仿。争议商标的注册不致误导公众，致使申请人的利益可能受到损害。
　　四、争议商标的注册是否违反《商标法》第十五条规定。
　　本案中，申请人提交的证据不足以证明在争议商标申请注册之前，申请人与被申请人之间存在代理关系、代表关系，或存在合同、业务往来关系或者其他关系，而知晓其商标存在。对于申请人该项主张缺乏事实依据，我局不予支持。
　　五、争议商标的注册是否违反《商标法》第十条第一款第（七）项规定。
　　本案中，争议商标并未对其核定使用在“防冻剂”等商品的产地、质量等特点进行描述，且商标本身并不存在欺骗性，导致公众混淆误认。故争议商标的注册不属于《商标法》第十条第一款第（七）项所指情形。
　　六、争议商标的注册是否违反《商标法》第十条第一款第（八）项规定。
　　本案争议商标其本身并无有害于社会主义道德风尚或具有其他不良影响的情形，不属于《商标法》第十条第一款第（八）项所指不得作为商标使用之标志。
　　申请人认为争议商标的申请注册已构成《商标法》第四十四条等其他规定之情形的主张，缺乏事实依据，我局不予支持。
　　《商标法》第四条规制的是不以使用为目的的恶意商标注册申请行为。本案申请人提交的在案证据尚不足以证明被申请人注册争议商标存在恶意注册申请行为，故争议商标的注册申请未构成《商标法》第四条所指情形。
　　另，《商标法》第四十五条系程序性条款，鉴于我局已适用相应的实体性条款对本案进行审理，故对于上述条款，我局不再单独评述。
　　依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以维持。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:王晓璇
生茂
龙侠

2023年08月03日

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