寻秦记

无效宣告请求裁定书

商评字[2023]第0000224909号

   

　　申请人：上海翡翠东方传播有限公司　　委托代理人：上海重诺知识产权代理有限公司　　被申请人：西麓堂(成都)科技有限公司　　委托代理人：北京智先国际品牌管理顾问有限公司　　
　　申请人于2022年07月01日对第45975875号“寻秦记”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：一、申请人是由香港电视广播有限公司（TVB）、华人文化产业投资基金（CMC）、上海东方传媒集团有限公司（SMG）共同成立的合资公司，已获得TVB独家授权，有制止侵权的权利及授权第三方进行维权的权利，《寻秦记》是由TVB根据作家黄易同名小说《寻秦记》改编的由TVB制作的古装穿越类科幻剧，经过使用已具有一定的知名度，争议商标的申请注册侵犯其在先著作权及在先商品化权。二、被申请人除争议商标外还申请注册了多件与知名作家代表作或电影同名的商标，其行为具有恶意，违反了诚实信用原则，扰乱了正常的商标注册管理秩序及公平竞争的市场秩序。三、其他相类似的案件情况。综上，请求依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第四条、第七条、第三十二条、第四十四条第一款的相关规定，宣告争议商标无效。
　　申请人提交了以下主要证据（复印件）：1、申请人获得TVB独家授权的证明书（保密）；2、《寻秦记》相关宣传图片资料。
　　我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回，我局通过《商标公告》进行了公告送达，被申请人在规定期限内答辩的主要理由：一、申请人并非《寻秦记》影视作品的著作权人、商品化权利人，其以此对争议商标提起无效宣告申请的主体不适格，争议商标的申请注册并未侵犯申请人的在先权利。二、被申请人申请注册争议商标的行为不具有恶意，未违反诚实信用原则。三、申请人提交的证据不能证明《寻秦记》作品经过使用已具有一定的知名度，争议商标的申请注册未违反《商标法》的相关规定。综上，请求维持争议商标注册。
　　经审理查明：1、争议商标由被申请人于2020年4月30日提出注册申请，于2021年1月7日被核准注册，核定使用在第38类信息传送等服务上，现为有效注册商标。
　　2、至本案审理时，被申请人共申请注册了八十余件商标，其还在多个类别上申请注册了“四大名捕”、“封神记”、“大唐双龙传”、“破碎虚空”、“古惑仔”等商标。
　　3、根据申请人提交的证据1可知，申请人作为TVB的独家授权，有权独立以自己的名义或转授权第三方以第三方的名义追究非法使用授权节目侵权者的法律责任……，故申请人作为TVB的利害关系人提起无效宣告请求的主体适格，我局予以认可。
　　以上事实有商标档案及申请人提交的证据在案佐证。
　　我局认为，《商标法》第七条的相关精神已具体体现在《商标法》其他条款的规定中，本案将根据申请人的具体评审理由适用相应的实体条款予以审理。
　　一、申请人称争议商标的申请注册侵犯其在先著作权及在先商品化权，并依据《商标法》第三十二条的规定主张权利。本案中，首先，《寻秦记》虽为作品名称，但就其文字本身而言，并不能独立表达作品的思想和情感，不具备法律意义上作品的要素，并非著作权法保护的作品。其次，申请人提交的证据不足以证明在争议商标申请日前，其《寻秦记》电视剧名称因具有一定知名度而与特定商品或者服务的商业主体或商业行为相结合，使得申请人据此获得作品以外的商业价值与交易机会。因此，争议商标的注册不易导致相关公众误认为其标识的服务与《寻秦记》电视剧名称存在某种特定联系，从而损害申请人的在先商品化权。综上，申请人依据上述条款所提主张因缺乏充分的事实依据，我局不予支持。
　　二、《商标法》第四十四条第一款中的“其他不正当手段”是指除欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益等手段。本案中，首先，根据我局查明事实2可知：至本案审理时，被申请人除争议商标外，其还在多个类别上申请注册了包括“四大名捕”、“封神记”、“大唐双龙传”、“破碎虚空”、“古惑仔”等在内的与知名作家代表作或电影同名的商标共八十余件。其次，被申请人在本案中未能就其注册商标的意图以及相关商标的设计创作来源作出合理解释说明。对此，我局认为被申请人上述行为已超出正常的生产经营需要，具有明显的复制、抄袭及摹仿他人在先商标的故意，该类抢注行为不仅会导致相关消费者对商品来源产生误认，更扰乱了正常的商标注册管理秩序，并有损于公平竞争的市场秩序。故争议商标的注册已构成《商标法》第四十四条第一款规定所指“以其他不正当手段取得注册”的情形。
　　另，申请人还依据《商标法》第四条等规定所提主张，因缺乏充分的事实依据，我局不予支持。
　　综上，申请人无效宣告理由部分成立。
　　依照《商标法》第四十四条第一款、第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:李娇娜
安蕾
张胜国

2023年08月09日

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