关于第37296136号“牧马人”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2023]第0000230860号

   

　　

申请人：广州市派仕盾电子有限公司

　　

委托代理人：杭州远升知识产权运营有限公司

　　被

申请人：徐定朋

　　

委托代理人：广东捷邦知识产权有限公司

　　
　　申请人于2022年08月23日对第37296136号“牧马人”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人主要主张及质证理由：“牧马人”商标经申请人长期的使用和宣传具有一定知名度和显著性。 被申请人与申请人系同一地域、同行业从业者，被申请人注册争议商标是对申请人未注册并在先使用商标的抢注。被申请人名下注册多件与“牧马人”商标相同或相近的商标，且不以使用为目的，到处敲诈和起诉，主观恶意明显。争议商标的注册违反诚实信用原则。依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第四条第一款、第七条第一款、第九条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条等的规定，请求宣告争议商标无效。
　　申请人提交了以下主要证据：
　　1、被申请人投诉、起诉记录；
　　2、申请人企业在先判决；
　　3、申请人基本信息、2014年使用“牧马人”证据；
　　4、“派仕盾数码专营店”店铺信息、所获荣誉及销售商品；
　　5、2015-2021年“牧马人”产品销售记录及图片；
　　6、申请人拼多多店铺信息；
　　7、申请人店铺推广费等；
　　8、被申请人商标许可备案记录；
　　9、其他证明文件。
　　被申请人答辩的主要理由：争议商标的注册申请符合《商标法》的构成要件。争议商标经过多年使用和宣传具有一定知名度。申请人所谓的在先使用行为不能成立。“牧马人”商标并非申请人独创的品牌。请求维持争议商标的注册。
　　被申请人提交了在先案例作为主要证据。
　　针对被申请人答辩的主要理由，申请人坚持其无效宣告请求，并补充以下主要质证意见：争议商标的申请注册违反了《商标法》第二十三条、第三十条的规定。
　　经审理查明：1、争议商标由被申请人于2019年04月03日提出注册申请，2020年02月14日获准注册，核定使用在第09类计算机等商品上，现为有效注册商标。
　　2、湖北牧马人网络技术股份有限公司曾依据《商标法》第四条第一款、第七条第一款、第九条、第十条第一款第（七）项、第（八）项、第三十条、第三十二条相关规定请求宣告争议商标予以无效，我局于2021年06月11日经审理已作出裁定（商评字【2021】第0000157763号无效宣告裁定书）维持争议商标。
　　3、申请人提交的广东省广州市白云区人民法院（2021）粤0111民初25055号民事判决书，其中认定被告派仕盾公司在原告徐定朋涉案权利商标申请注册日即2019 年4月3日前已经在案涉网店销售的鼠标商品标题中使用了“牧马人”标识。其次，从销售时间来看，现有证据可以证明派仕盾公司最早从2015 年起就已经在案涉网店销售被控侵权产品，至原告申请注册案涉权利商标时，已经持续将近四年；从销售量来看，根据其提供的交易清单，2018 年12 月至2019 年4 月期间销售使用“牧马人”标识的鼠标销量较大；从广告宣传情况看，派仕盾公司虽未能证明其提交的广告推广费用截图是全部用于“牧马人”产品的宣传推广，但可以证明其为案涉网店进行了宣传推广的事实。根据以上事实，可以认定派仕盾公司在先使用被控侵权标识在鼠标产品进行线上销售领域已经有一定影响。
　　广州知识产权法院（2022）粤73民终1702号民事判决书，认定派仕盾公司的“牧马人”产品经长时间持续销售、宣传，已为相关公众多知悉，应当认定派仕盾公司在鼠标等产品上使用“牧马人”标识已具有一定影响力。
　　以上事实有商标档案在案佐证。
　　我局认为，《商标法实施条例》第六十二条规定：“商标评审委员会对商标评审申请已经作出裁定或者决定的，任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。”本案中，申请人依据《商标法》第四条、第七条、第九条、第三十条、第四十四条第一款的规定之主张；根据查明事实2，上述法律依据同湖北牧马人网络技术股份有限公司在2020年09月16日所提的无效宣告请求中所主张的法律依据相一致，且亦未形成新的事实，已构成《商标法实施条例》第六十二条所指的“相同的事实和理由”，故申请人依据上述条款提起的无效宣告请求我局应予驳回，不予审理。本案申请人基于不同的权利或理由，主张争议商标的注册构成《商标法》第二十三条、第三十二条的规定属于新增加法律条款及新增加的证据材料，该部分证据、理由和法律依据未构成《商标法实施条例》第六十二条所指的“相同的事实和理由”，对此我局应予审理。
　　根据申请人的无效宣告理由和《商标法》的相关规定，本案的焦点问题可归纳为：争议商标的注册是否构成《商标法》第三十二条关于“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。
　　《商标法》第三十二条所指“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定，是对在类似商品上已经使用并有一定影响的未注册商标的保护条款。本案中，根据审理查明3并结合申请人在案证据可知，申请人早在2015年就开始持续销售、宣传推广标有“牧马人”商标的鼠标等产品，且销售订单数量大、金额较高，范围较广，已为相关消费者所知悉。因此，可以认定在争议商标申请注册前，申请人已在鼠标等商品上在先使用“牧马人”商标，并在相关公众中产生一定影响。争议商标与申请人在先使用“牧马人”商标文字构成完全相同，难谓巧合。争议商标核定使用的计算机、计算机键盘等商品上与申请人在先使用并有一定影响的鼠标等商品属于类似商品。同时，被申请人与申请人属于同一地域、同行业经营者，其对申请人及其产品、商标知名度情况理应知晓。故争议商标的申请注册已构成《商标法》第三十二条所指的“以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标”之情形。
　　此外，本案中，申请人称被申请人申请注册争议商标违反了《商标法》第二十三条等规定的主张，因其缺乏事实依据，我局不予支持。
　　综上，申请人无效宣告理由部分成立。
　　依照《中华人民共和国商标法》第三十二条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:徐 苗
宋张明
曹娜

2023年08月18日

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